Wzory przemysłowe w modzie – rejestrować czy nie rejestrować?

Na portalu fashionbusiness.pl ukazał się przedwczoraj artykuł mojego autorstwa zatytułowany Wzory przemysłowe w modzie – rejestrować czy nie rejestrować?

Zapraszam do lektury.

Reklamy

Wniosek o udzielenie informacji

Dużym problemem przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych jest brak szczegółowej wiedzy po stronie uprawnionych na temat naruszycieli czy skali naruszeń. Przykładowo uprawniony wie, że jego prawa do wzoru przemysłowego torebki są naruszane i w związku z tym zamierza dochodzić roszczeń przed sądem, ale nie zna kanałów dystrybucji, nie zna też skali naruszeń i nie potrafi oszacować należnego mu odszkodowania. Albo fotograf wie, że wykonane przez niego zdjęcia zostały bezprawnie wykorzystane na bluzach z nadrukiem 3D i chce wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia jego autorskich praw majątkowych do zdjęć. Fotograf ma wiedzę kto jest producentem koszulek naruszających prawa autorskie, ale nie posiada informacji, ile koszulek zostało wyprodukowanych ani ile zostało wprowadzonych do obrotu czy sprzedanych.

Ułatwieniem dla uprawnionych są przepisy o tzw. roszczeniach informacyjnych, uregulowane w art. 80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w art. 2861 Prawa własności przemysłowej (poniżej ich treść).

Postępowanie o udzielenie informacji oraz o udostępnienie dokumentacji ma na celu zwiększenie efektywności dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej. Bez określonych informacji uprawniony często nie jest nawet w stanie oszacować poniesionej szkody czy sprecyzować żądania wydania przez naruszyciela bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Zdarza się, że udzielenie informacji ma nie tylko pomóc uprawnionemu sprecyzować określone żądania i ich wysokość, ale w ogóle umożliwić podjęcie decyzji, czy warto wystąpić z powództwem.

Postępowanie o udzielenie informacji z założenia jest postępowaniem odformalizowanym. Uprawniony musi uprawdopodobnić (nie udowodnić) naruszenie przysługujących mu praw oraz związek żądanych informacji i dokumentacji z uprawdopodobnionym naruszeniem i wynikającymi z tego roszczeniami.

Art. 80 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:

2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1;

3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli:

a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub

b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub

c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających autorskie prawa majątkowe, lub

d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających autorskie prawa majątkowe,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

Art. 2861 ust. 1 Prawa własności przemysłowej

Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw własności przemysłowej miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa, rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie lub 7 dni w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wniosek uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoby, której ustawa na to zezwala:

2) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne;

3) o zabezpieczenie roszczeń przez zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń, określonych w art. 287 ust. 1 i w art. 296 ust. 1, o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne oraz:

a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, lub

d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji,

a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą dotyczyć wyłącznie:

1) firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług;

2) ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi.

Na udokumentowane żądanie osoby innej niż naruszający, uprawniony jest zobowiązany zwrócić koszty i wydatki poniesione w związku z udzieleniem informacji.

Postanowienie o zobowiązaniu do udzielenia informacji i co dalej?

Kolejnym krokiem jest wykonanie postanowienia Sądu zobowiązującego naruszyciela lub osobę trzecią do udzielenia uprawnionemu określonych informacji. Co w sytuacji gdy pomimo uzyskania korzystnego postanowienia, zobowiązany nie udostępnia informacji? Udzielenie informacji zależy bowiem wyłącznie od woli dłużnika. Wówczas, aby przymusić zobowiązanego do wykonania postanowienia sąd może orzec grzywnę albo zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego.

To sąd decyduje, czy zastosować wobec zobowiązanego zagrożenie grzywną czy zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz żądającego informacji. Sąd może wyznaczyć zobowiązanemu termin do wykonania zobowiązania i zagrozić mu grzywną na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie. Po bezskutecznym upływie terminu, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. Grzywna przypada Skarbowi Państwa, a nie uprawnionemu. Stosunkowo niedawno została wprowadzona możliwość żądania przez uprawnionego nałożenia na zobowiązanego obowiązku zapłaty na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej (która to kwota powinna być wpłacona na rzecz uprawnionego, a nie na rzecz państwa).

Obecnie, na wniosek uprawnionego, sąd może zamiast zagrożenia grzywną, zagrozić nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych. Po bezskutecznym upływie terminu, sąd na wniosek wierzyciela nakazuje dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy pieniężnej. Sąd może również, na wniosek wierzyciela, podwyższyć wysokość sumy pieniężnej. W przypadku wykonania czynności przez zobowiązanego po upływie wyznaczonego terminu, wierzyciel także może złożyć wniosek o nakazanie dłużnikowi zapłaty sumy pieniężnej na jego rzecz.

Określając wysokość sumy pieniężnej sąd powinien wyważyć interesy stron: aby z jednej strony zapewnić wykonalność obowiązku, a z drugiej strony aby nie obciążać dłużnika ponad potrzebę.

Umowy jako podstawa nabycia praw do projektów tworzonych przez projektantów

Firmy odzieżowe współpracują z projektantami w oparciu o różne formy zatrudnienia, jak umowa o pracę, umowy cywilno – prawne (np. umowa o dzieło) czy w ramach tzw. „samozatrudnienia”. Bez względu na formę prawną zatrudnienia kluczowe jest, aby zawierane umowy były ważne i by stanowiły skuteczne narzędzie realizacji celów stron.

Z punktu widzenia zleceniodawcy podstawowe znaczenie ma nabycie praw do rezultatów pracy projektantów, których zatrudnia. Wydaje się to oczywiste, skoro tworzenie projektów jest celem zatrudnienia projektanta. Doświadczenie pokazuje jednak, że nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co więcej, problem często pojawia się niejako przy okazji. Przykładowo producent torebek odkrywa, że jego projekty (wykonane wcześniej przez zatrudnionych projektantów) są kopiowane i zamierza podjąć działania prawne przeciwko naruszycielowi.

Od czego powinien zacząć? Przede wszystkim od wykazania, że w ogóle przysługują mu prawa do projektów torebek. Jeśli zostały one zarejestrowane na rzecz danej firmy jako wzory przemysłowe czy wzory wspólnotowe, sytuacja na wstępie jest dużo prostsza. Rejestrowanie wzorów ubrań i torebek nie jest jednak powszechne i nie dotyczy wszystkich modeli. Poza tym, aby w ogóle zarejestrować wzór na rzecz danego podmiotu trzeba mieć do tego podstawę wynikającą z umowy, ponieważ zasadniczo prawo do uzyskania rejestracji wzoru przysługuje projektantowi.

Można także sięgnąć po ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub do ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Niestety czasami okazuje się, że zleceniodawca nie nabył praw do projektów stworzonych przez projektanta.

Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady w tym zakresie.

  • Utwory pracownicze i utwory tworzone w ramach innych form zatrudnienia

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego projektant stworzył projekt będący utworem w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia projektu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jeżeli projektant jest zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy o dzieło czy współpracuje jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, firma go zatrudniająca nie nabędzie majątkowych praw autorskich do projektów, chyba że została zawarta umowa przenosząca te prawa.

  • Wzory przemysłowe w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, co do zasady, twórcy. Natomiast w przypadku stworzenia wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę (projektanta) obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo to przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

W przeciwieństwie do regulacji zawartej w Prawie autorskim dotyczącej utworów pracowniczych, prawo do uzyskania rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje nie tylko pracodawcy, ale także zamawiającemu czy zleceniodawcy, o ile strony nie umówiły się inaczej.

  • Wzory wspólnotowe w ramach stosunku pracy

Zgodnie z ogólną zasadą prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jednakże w przypadku, gdy wzór opracowany jest przez pracownika w wyniku wykonywania jego obowiązków lub wykonywania instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie określono na mocy prawa krajowego. W razie dokonania wzoru przez pracownika w wyniku wykonywania swoich obowiązków lub w wyniku wykonywania instrukcji udzielonych przez pracodawcę prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile w umowie nie ustalono inaczej lub przepisy krajowe nie przewidują inaczej.

Podmiot zatrudniający projektantów powinien zapewnić sobie nabywanie praw do tworzonych przez nich projektów. W zależności od modelu zatrudnienia powinna to być prawidłowo sporządzona umowa o pracę bądź inna umowa, na podstawie której zleceniodawca będzie uzyskiwał prawa do projektów.

Kot domowy czy dzika puma, czyli o całościowym wrażeniu wywieranym przez wzory

Jedną z przesłanek ochrony wzoru (wspólnotowego czy krajowego wzoru przemysłowego) jest – obok nowości – indywidualny charakter. Kiedy wzór posiada indywidualny charakter? Jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje ten wzór na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie wcześniej, czyli:

  • przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji lub,
  • przed datą pierwszeństwa, jeśli je zastrzeżono.

Tyle teorii. Jako jej ilustrację przytoczę wyrok Sądu z 7 listopada 2013 roku w sprawie T‑666/11, dotyczącej wzoru domowego kota oraz powszechnie znanego dzikiego kota – pumy.

Jak wygląda puma (stanowiąca znak towarowy spółki Puma SE) – każdy wie. Dla celów porównawczych umieszczam jednak zdjęcie.

 puma

Znak towarowy nr 369072

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Natomiast zarejestrowany wzór wspólnotowy, który został zakwestionowany przez Pumę przedstawia się następująco:

 wzór wspólnotowy

Wzór wspólnotowy nr 697016‑0001

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Często spotykam się z pytaniami, „dlaczego dany wzór (np. element odzieży) został zarejestrowany, skoro nie stanowi niczego nowego, to już w modzie było”. Nierzadko są bowiem rejestrowane wzory, które nie są ani nowe ani nie mają indywidualnego charakteru. Wspominałam, że dzieje się tak dlatego, ponieważ Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w ogóle nie bada tych przesłanek. Dopiero zainteresowani (np. uprawnieni do wcześniejszych wzorów lub konkurenci) którzy uważają, że wzór nie powinien zostać zarejestrowany, mogą doprowadzić do jego unieważnienia.

W tej sprawie, o unieważnienie wzoru wspólnotowego wystąpiła Puma, powołując się na jej wcześniejsze znaki towarowe. Puma twierdziła, że zarejestrowany wzór wspólnotowy:

  • nie ma cechy nowości
  • nie ma indywidualnego charakteru
  • zostało w nim użyte oznaczenie odróżniające należące do Pumy (tj. znak towarowy)

Wzór został unieważniony na jednej podstawie – z powodu braku indywidualnego charakteru. Warto podkreślić, że wcześniejsze ujawnienie wzoru nie jest tożsame z posiadaniem przez inną osobę praw do wcześniejszego wzoru przemysłowego. Puma nie powoływała się bowiem na wcześniejsze wzory przemysłowe, tylko na znaki towarowe, w których został ujawniony wzór w postaci pumy.

Za publiczne udostępnienie wzoru rozumie się:

  • opublikowanie po zarejestrowaniu lub opublikowanie w inny sposób,
  • wystawienie,
  • wykorzystanie w handlu,
  • ujawnienie w inny sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej.

W tej sprawie międzynarodowa rejestracja w charakterze znaku towarowego wzoru pumy stanowi dowód publicznego udostępnienia tego wzoru w powyższym rozumieniu. Ponieważ to publiczne udostępnienie nastąpiło w 1970 roku, wspomniany wzór pumy zawarty w znaku towarowym jest oczywiście wcześniejszy niż zakwestionowany wzór, zgłoszony w 2007 roku. To samo odnosi się do późniejszych wzorów pumy, udostępnionych publicznie przed datą dokonania zgłoszenia zakwestionowanego wzoru domowego kota.

Zarówno Izba Odwoławcza jak i Sąd uznały, że wzór wspólnotowy nie posiada indywidualnego charakteru.

Przeprowadziły przy tym szczegółową analizę przedstawionych kotów (domowego i dzikiego) oraz ich ruchu (a mianowicie, czy kot jest w fazie skoku czy spadania)…

Stanowisko Izby Odwoławczej OHIM:

„Izba Odwoławcza uznała, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór nie odbiega od wrażenia wywieranego przez wcześniejszy wzór, zważywszy na liczne wspólne tym wzorom aspekty: oba przedstawiają zwierzę z rodziny kotowatych, które znajduje się w fazie skoku i jest skierowane w lewą stronę, jego ogon jest odchylony ku górze, a ponadto zwierzę to jest przedstawione w jasnym kolorze na ciemnym tle. Wobec tego, że różnice dotyczą wyłącznie niewielkich detali, takich jak pysk, łapy, uszy czy ogon, były one w ocenie Izby Odwoławczej nieznaczne i nie wpływały na całościowe wrażenie, które było identyczne z tym wywieranym przez wcześniejszy wzór.”

Stanowisko Skarżącej:

Skarżąca utrzymywała, że „zakwestionowany wzór przedstawia „kota domowego w fazie lądowania na przysłowiowe cztery łapy”, nie zaś dziką pumę w fazie wyskoku, jak ma to miejsce w znakach towarowych interwenienta. Pozostałe różnice między kotem w fazie lądowania a pumą w fazie wyskoku dotyczą ułożenia uszu (sterczące, a nie przylegające do głowy), widoku przednich i tylnych łap (dwie łapy, a nie tylko jedna) i ruchów ogona (ogon uniesiony, a nie opadający), ponieważ w zakwestionowanym wzorze fazę lądowania podkreśla uniesiony ogon, którym kot domowy podczas lądowania asekuruje ewentualny upadek i steruje lotem ciała. Jeśli wziąć pod uwagę odmienne sylwetki dwóch zwierząt z rodziny kotowatych, zakwestionowany wzór posiada indywidualny charakter.”

Stanowisko Sądu:

Zdaniem Sądu „co się tyczy, po pierwsze, twierdzenia, zgodnie z którym zakwestionowany wzór przedstawia kota domowego, a nie dziką pumę, należy stwierdzić, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór, niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z kotem domowym, czy z dziką pumą, obejmuje w każdym razie zwierzę z rodziny kotowatych. Wynika to w szczególności ze szczupłej i elastycznej sylwetki oraz z drapieżnej dynamiki przedstawionego w tym wzorze zwierzęcia. A zatem Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór i wrażenie wywoływane przez wzór wcześniejszy obejmowało zwierzę z rodziny kotowatych. W tym względzie należy uściślić, że z punktu widzenia oceny indywidualnego charakteru dominującym kryterium jest nie klasyfikacja filogenetyczna czy taksonomia biologiczna przedstawionych zwierząt, lecz całościowe wrażenie wywierane przez porównywane wzory na poinformowanym użytkowniku.

Co się tyczy, po drugie, twierdzenia, zgodnie z którym zakwestionowany wzór przedstawia zwierzę z rodziny kotowatych spadające na cztery łapy, a nie w fazie wyskoku, jak to ma miejsce w przypadku wcześniejszego wzoru, należy stwierdzić, że takiego wniosku w żaden sposób nie można wysnuć z zakwestionowanego wzoru. W istocie zwierzę z rodziny kotowatych w pozycji lądowania dotykałoby ziemi w pierwszej kolejności przednimi, a nie tylnymi łapami. Tymczasem w zakwestionowanym wzorze bliżej ziemi pozostają tylne łapy. W rezultacie należy uznać, że kotowate w obu porównywanych wzorach znajdują się w tej samej pozycji skoku lub wyskoku.

Jeżeli chodzi, po trzecie, o twierdzenie, zgodnie z którym porównywane wzory wykazują różnice w zakresie uszu, łap i ogona przedstawionego zwierzęcia, należy zauważyć, że Izba Odwoławcza nie pominęła tych różnic w swej ocenie, a jedynie uznała, iż dotyczą one nieistotnych detali niemających wpływu na całościowe wrażenie wywierane przez oba porównywane wzory. W tym względzie, biorąc pod uwagę bardzo wysoki, niezakwestionowany przez skarżącą stopień swobody twórcy logotypów, należy stwierdzić, że wskazywane różnice między zakwestionowanym wzorem a wzorem wcześniejszym, nawet jeśli są dostrzegalne dla poinformowanego użytkownika logotypów, nie są wystarczająco uwydatnione, by podważyć całościową ocenę podobieństwa dokonaną przez Izbę Odwoławczą. […] Zakwestionowany wzór nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia niż wzór wcześniejszy”.

Sąd zwrócił też uwagę na ważne kwestie: „że porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego porównania wykazu podobieństw i różnic. Ponadto przy dokonywaniu oceny indywidualnego charakteru wzoru na tle ogółu istniejących wcześniej wzorów należy wziąć pod uwagę:

  • charakter produktu, w którym wzór jest zastosowany lub zawarty, a w szczególności sektor przemysłu, do którego należy,
  • stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
  • ewentualne nasycenie stanu sztuki wzorniczej, które może sprawić, że poinformowany użytkownik będzie bardziej wrażliwy na różnice między porównywanymi wzorami,
  • a także sposób, w jaki produkt jest używany, zwłaszcza z punktu widzenia manipulacji, jakim zwykle wówczas podlega.

Wreszcie przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru należy także uwzględnić punkt widzenia poinformowanego użytkownika. Pojęcie poinformowanego użytkownika, stanowiące fikcję prawną osoby będącej punktem odniesienia, winno być rozumiane, zgodnie z orzecznictwem, jako pojęcie pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta ‒ od którego to konsumenta nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który, na ogół biorąc, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków ‒ a pojęciem znawcy w danej dziedzinie, oznaczającym eksperta, który posiada pogłębioną wiedzę techniczną i wykazuje bardzo wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu bezpośredniego porównania.”

Ta sprawa pokazuje, że choć łatwo jest uzyskać rejestrację wzoru wspólnotowego, to jeżeli jednak wzór taki nie jest w istocie nowy lub nie ma indywidualnego charakteru – może zostać unieważniony.

Używacz uprzedni wzoru przemysłowego

Używacz uprzedni wzoru przemysłowego to osoba, która stworzyła wzór niezależnie, ale nie zgłosiła go w celu uzyskania prawa z rejestracji. Gdyby taki twórca został następnie pozwany przez podmiot, który zarejestrował swój wzór przemysłowy (a oba wzory nie wywołują ogólnego odmiennego wrażenia), w pewnych przypadkach może się skutecznie bronić zarzutem, że przysługuje mu status używacza uprzedniego.

Więcej można przeczytać na blogu W todze i bez togi.

Ochrona wzorów w modzie

Wracając do wzorów przemysłowych i wątków poruszanych w mailu Czytelniczki, to aby wzór został zarejestrowany musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • dotyczyć postaci wytworu lub jego części – musi odnosić się do zewnętrznych elementów wytworu, do wyglądu zewnętrznego, takich jak kształt, struktura, układ linii, kontury, właściwości powierzchni, rysunek, ornament, kolorystyka itp. Wzór przemysłowy chroni wygląd zewnętrzny produktu, a nie cechy techniczne czy użytkowe.
  • być nowy – czyli przed datą od której oznacza się pierwszeństwo, nie został udostępniony publicznie (dotyczy to także wzoru różniącego się jedynie nieistotnymi szczegółami).
  • posiadać indywidualny charakter – co oznacza, że ogólne wrażenie wywołane przez wzór na „zorientowanym użytkowniku”, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór, który był wcześniej udostępniony publicznie.

Istnieje kilka sposobów ochrony wzorów przemysłowych:

– poprzez rejestrację we właściwym urzędzie (np. w polskim Urzędzie Patentowym, w urzędzie innego państwa, w OHIM, poprzez rejestrację międzynarodową)

– bez rejestracji – jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy chroniony na mocy Rozporządzenia Rady nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych.  

Strategia ochrony wzorów powinna być uzależniona od wielu czynników i potrzeb przedsiębiorcy, takich jak: skala i rynki, na jakich działa dany podmiot, przewidywana ekspansja na inne rynki, żywotność produktów, cykl produkcyjny czy budżet przeznaczony na ochronę wzorów.

Co badają urzędy rejestrując wzory?

Co ciekawe, OHIM rejestruje wzory wspólnotowe właściwie automatycznie i szybko, nawet w ciągu 24-48 godzin. OHIM bada zgłoszenie tylko od strony formalnej, a nie bada, czy wzór faktycznie jest nowy ani czy posiada indywidualny charakter. Rejestracja jest więc szybka i raczej bezproblemowa, a często daje przewagę wobec przeciwnika naruszającego wzór – przynajmniej na wstępnym etapie, kiedy wystarczające jest powołanie się na rejestrację wzoru.

Jeśli jednak wzór wcale nie jest nowy lub nie ma indywidualnego charakteru, taka ochrona może okazać się iluzoryczna i można łatwo stracić prawo z rejestracji wzoru. Wzór może bowiem zostać unieważniony. Może do tego dążyć przeciwnik w sporze o naruszenie praw ze wzoru zarejestrowanego, jak i podmioty, które przeszukują bazy danych urzędów patentowych np. OHIM i wyszukują wzory niespełniające przesłanek rejestracji, a następnie dążą do ich unieważnienia.

Także polski Urząd Patentowy dokonuje rejestracji wzoru przemysłowego po przeprowadzeniu badania formalnego, czyli po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru zostało sporządzone prawidłowo. Jednakże Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, jeżeli postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie posiada cech nowości lub indywidualnego charakteru. Z tego względu uważa się, że rejestracja dokonywana przez Urząd Patentowy jest jakościowo „lepsza” i daje większą pewność, że zgłoszony i zarejestrowany wzór faktycznie spełnia przesłanki nowości i indywidulanego charakteru. Postępowanie przed Urzędem Patentowym trwa dłużej niż przed OHIM – około kilku miesięcy.

Poniżej kilka przykładów zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

002110338_0002_1

Źródło: OHIM, numer rejestracji: 002110338-0002, Uprawniony: CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A.

001939885_0001_1 001939885_0001_2

Żródło: OHIM, numer rejestracji 001939885-0001, Uprawniony: Vega Solar S.r.l.

002248419_0013_1

Źródło: OHIM, numer rejestracji: 002248419-0013, Uprawniony: PIERRE BALMAIN

002083519_0011_1

Źróło: OHIM, numer rejestracji: 002083519-0011, Uprawniony: J. Choo Limited

000496666_0001_1

Źródło: OHIM, numer rejestracji: 000496666-0001, Uprawniony: HERMES SELLIER

Czy można zarejestrować „zwykły” biały podkoszulek?

W Urzędzie Patentowym raczej nie, w OHIM – powinno się udać. Jednak rejestracja wzoru, który oczywiście nie jest nowy ani indywidualny nie ma większego sensu i nie zapewni rzeczywistej ochrony „na dłuższą metę”. Choćby z tego względu, że znajdzie się szereg podmiotów zainteresowanych unieważnieniem takiej rejestracji.

Rejestracja – np. wzoru paska czy butów czy też sukienki – nie oznacza, że uprawniony ma monopol na paski, buty lub sukienki. Prawa z rejestracji wzorów nie mają na celu zakazanie konkurentom wytwarzania tego samego rodzaju produktów (czyli np. pasków, butów, sukienek), ale zakazanie wytwarzania produktów wyglądających identycznie lub łudząco podobnie.

Czy można zarejestrować wszystkie możliwości? (Pomijam kwestię rejestrowania wzorów, które nie powinny być zarejestrowane z uwagi na brak przesłanek nowości i indywidualnego charakteru.)

Można to sobie wyobrazić i nawet wykonać w niektórych branżach. Przykładowo – są firmy, które mają w ofercie tylko kilka wzorów mebli, a wzory te mogą zostać uznane za nowe i indywidualne. Jednocześnie nie zmieniają się one co sezon, ale firma sprzedaje je przez kilka czy nawet kilkanaście lat. Inny przykład – branża motoryzacyjna i ochrona wzorów samochodów albo ich elementów np. reflektorów.

W modzie rejestrowanie wszystkich wzorów jest niewykonalne. Nawet dla znanego domu mody czy dla wielkiej światowej firmy rejestrowanie absolutnie wszystkiego byłoby nieracjonalne, zbyt kosztowne i wymagałoby zbyt wielkiego zaangażowania sił i środków. Tym bardziej dla mniejszej firmy. Pytanie także: co dalej i po co rejestrować wszystko? Czy następnym krokiem powinno być pozywanie dosłownie wszystkich, którzy wyprodukowali identyczną lub bardzo podobną bluzkę lub suknię? Byłoby to nieopłacalne, nie mówiąc o tym, że proces trwa z reguły co najmniej kilka/kilkanaście miesięcy, a bluzka i suknia w kolejnym sezonie mogą być już niemodne.

Dlatego nie warto rejestrować wszystkiego (zwłaszcza, że ochrona na podstawie rejestracji wzoru nie jest jedynym środkiem ochrony w przypadku naruszeń). Warto natomiast rejestrować wzory, które są najbardziej charakterystyczne dla danej firmy, które pojawiają się cyklicznie albo których nowość i indywidualny charakter nie budzą wątpliwości. Wiele także zależy od tego, co dokładnie chcemy chronić. Przykładowo – biżuteria aż tak szybko nie wychodzi z mody albo nawet w ogóle nie wychodzi z mody. Nie jest tak, że po sezonie wiosna/lato, wszystkie kolczyki, naszyjniki i pierścionki znikają i pojawia się nowa kolekcja. Co też nie oznacza konieczności zgłoszenia do rejestracji kilkuset wyrobów jubilerskich. Niektóre są przecież typowe i powtarzalne, a inne bardzo oryginalne – i takie warto zarejestrować, aby ułatwić sobie dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Umowy zawierane przez projektantów

Jedna z Czytelniczek mojego bloga zawarła w komentarzu pod poprzednim wpisem kilka bardzo ważnych pytań dotyczących zawierania umów odnoszących do projektów torebek. Odpowiedź przekracza ramy komentarza, a poza tym powinna przydać się każdemu, kto zajmuje się projektowaniem, postanowiłam więc poświęcić temu tematowi osobny wpis.

Rodzaj umowy właściwej w danej sytuacji zależy od konkretnego przypadku. Z reguły jednak najbardziej właściwą umową dotyczącą stworzenia projektów torebek, ubrań butów czy akcesoriów, będzie umowa o dzieło. Jest ona także korzystna podatkowo dla projektanta, choć od tego roku należy pamiętać o limicie kosztów uzyskania przychodów.

Umowa nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, może zostać zawarta np. ustnie. Jednak w przypadku ewentualnego sporu (w szczególności co do wynagrodzenia), brak umowy pisemnej oznacza większe trudności w dochodzeniu swoich praw.

Bez względu na to, jaka umowa zostanie zawarta, powinny zostać uregulowane kwestie praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu wymaga zawarcia umowy przenoszącej prawa autorskie w formie pisemnej. To samo dotyczy licencji wyłącznej. W tych umowach niezbędne jest także określenie pól eksploatacji, czyli tego, w jaki sposób nabywca może korzystać z projektów.

Jeżeli projektant nie zawrze z nabywcą umowy na piśmie albo zawrze, ale nie będzie z niej wyraźnie wynikało, że przenosi autorskie prawa majątkowe, wówczas nabywca uzyska tylko licencję niewyłączną (skuteczną tylko na terenie kraju, w którym ma siedzibę i tylko na 5 lat).

Zakres praw, jakie projektant przeniesie na nabywcę (np. na producenta, firmę szyjącą ubrania pod własną marką) zależy od uzgodnień pomiędzy stronami. Projektant może udzielić tylko licencji niewyłącznej i zachować prawo dalszej sprzedaży projektów innym osobom. W praktyce najwięcej zależy od tego, kto w danym stosunku ma silniejszą pozycję negocjacyjną (np. jest bardziej znany, kto silniejszy ekonomicznie: firma produkująca torebki czy ubrania pod swoją marką czy projektant). Realia rynkowe są takie, że często na wstępnym etapie rozwoju zawodowego, projektant musi przystać na warunki firmy, która chce zakupić projekty albo w ogóle zrezygnować z ich sprzedaży.

Z puntu widzenia projektanta, przenosząc autorskie prawa majątkowe do projektu, warto zachować autorskie prawa osobiste. W teorii autorskie prawa osobiste są niezbywalne, czyli w ogóle nie można ich sprzedać. Można jednak zobowiązać się wobec nabywcy, że projektant nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych. Często twórcy wyrażają zgodę na nieoznaczanie utworu swoim nazwiskiem. W przypadku utworów funkcjonalnych czy użytkowych, a do takich zalicza się odzież, torebki, buty pojawia się na nich nie nazwisko czy pseudonim projektanta, ale znak towarowy firmy sprzedającej te towary. Do rzadkości należą sytuację, że marka czy znak towarowy i nazwisko lub pseudonim projektanta są tożsame. Nie oznacza to jednak, że projektant musi zostać pozbawiony możliwości „przyznawania się” do swoich projektów. W umowie warto zawrzeć postanowienia, że nazwisko autora projektów znajdzie się np. na stronie internetowej i w katalogach firmy, jak również, że projektant będzie mógł powoływać się na stworzone przez siebie projekty np. w portfolio.

Jeżeli zostanie zawarta umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe do projektów, to projektant nie będzie mógł ich następnie ponownie sprzedać, a nawet nie będzie mógł sam uszyć ubrania czy torebki według tych projektów. Chyba że skuteczność umowy przenoszącej prawa autorskie zostanie ograniczona czasowo i np. po 5 latach prawa autorskie „wrócą” do projektanta. Albo chyba że zostanie zawarta umowa licencyjna niewyłączna.

Nawet jednak w sytuacji, gdy projektant przeniesie na nabywcę autorskie prawa majątkowe nie oznacza to, że nabywca może zrobić wszystko z projektami. Jeżeli projekty zostaną zmodyfikowane, to powstanie tzw. utwór zależny. Sama modyfikacja czy przeróbka jest dozwolona, ale aby korzystać czy rozporządzać takimi zmodyfikowanymi projektami, konieczna będzie zgoda projektanta. Chyba że projektant zezwoli nabywcy w umowie przenoszącej prawa autorskie na wykonywanie praw zależnych do projektów. Wtedy to nabywca będzie mógł dokonywać przeróbek, a następnie szyć i sprzedawać produkty według projektów bez zgody projektanta. Projektantowi pozostałaby wtedy jedynie ochrona na podstawie autorskich praw osobistych, o czym poniżej.

Zachowanie praw zależnych przez projektanta jest ważne także z punktu widzenia przyszłych projektów. Jeżeli projektant tworzy kilkadziesiąt wzorów torebek, to rzadko każda z nich jest diametralnie inna. Z reguły tworzą one spójną kolekcję, odzwierciedlają styl projektanta czy aktualne trendy. Jeżeli projektant zachowa prawa zależne, to może zmodyfikować własne projekty – te które już sprzedał – (np. zmieniając zapięcia, dodając kieszeń, zmieniając paski), i będzie miał do nich pełnię praw.

Co w sytuacji, gdy projektant zbył autorskie prawa majątkowe i przeniósł na nabywcę także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a nabywca dokonał przeróbek projektów?

Wtedy pozostanie ochrona autorskich praw osobistych.

Jeżeli projektant nie zobowiązał się w umowie z nabywcą do niewykonywania autorskich praw osobistych, to będzie mógł powołać się na prawo do nienaruszalności treści i formy projektów oraz ich rzetelnego wykorzystania. Na przykład: jeżeli nabywca dokona modyfikacji projektów, które będą nieakceptowalne z punktu widzenia projektanta, naruszą istotę projektów, zerwą więź projektanta z utworem.

Powyższe uwagi są aktualne pod warunkiem, że projekty są utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli że mają twórczy i indywidualny charakter. Co do zasady projekt torebki, ubrania, akcesoriów, biżuterii czy flakonu perfum może być utworem, jeżeli spełnia powyższe cechy. Każdy przypadek badany jest jednak indywidualnie, a w przypadku postępowania sądowego, to właśnie ocena, czy dany projekt jest utworem w świetle Prawa autorskiego, może być jednym z najbardziej spornych elementów.

Zarówno torebka jak i ubranie czy biżuteria mogą podlegać ochronie jako wzory przemysłowe, zgłaszane do Urzędu Patentowego lub jako wzory wspólnotowe zgłaszane do OHIM. Nie ma sensu rejestrowanie wszystkich projektów jako wzorów przemysłowych zwłaszcza, że byłoby to kosztowne. Ponadto, w przypadku ubrań, które nie mają charakteru ponadczasowego i „wyjdą z mody” po jednym sezonie, uzyskiwanie takiej ochrony byłoby niepraktyczne. Warto jednak rozważyć zarejestrowanie jednego czy kilku modeli najbardziej charakterystycznych dla projektanta, np. torebek, które występują w różnych kolorach czy różnych rozmiarach. Wówczas łatwiej jest dochodzić praw przeciwko podmiotom kopiującym wzory.

Istnieje też ochrona wzoru niezarejestrowanego – trwa ona 3 lata od daty pierwszego udostępnienia wzoru i nie wymaga dokonywania formalności w postaci rejestracji. Ten rodzaj ochrony jest wyjątkowo odpowiedni właśnie w modzie, gdzie trendy i wzory zmieniają się niezwykle szybko. To ważny instrument ochrony, często jednak nieznany projektantom.

Należy pamiętać, że aby dochodzić ochrony swoich praw przed naruszeniami – przede wszystkim trzeba wykazać autorstwo projektu, co w razie sporu wcale nie jest takie łatwe. Dlatego warto dobrze dokumentować swoje prace, opatrywać je datami, zachowywać protokoły przekazania projektów, korespondencję mailową itp. U notariusza można natomiast uzyskać poświadczenie daty okazania dokumentów. Będzie to data pewna, dowodząca że w danym dniu projekty już istniały.