Puma po raz kolejny wygrywa

Puma wygrała sprawę przed Sądem Unii Europejskiej, który w wyroku z 25 lutego 2016 roku (T‑692/14) stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej OHIM, oddalającej odwołanie Pumy odnośnie rejestracji podobnego znaku towarowego.

W 2013 roku pisałam o sprawie unieważnienia przez Pumę praw do wzoru wspólnotowego przedstawiającego domowego kota. Tym razem postępowanie dotyczyło przedstawionego poniżej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które zostało dokonane przez polską spółkę Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

T-692-14-5

Źródło: Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 25 lutego 2016 r., InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Znak został zgłoszony w klasie 25 dla obuwia i obuwia sportowego. Puma wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego powołując się na prawa do wcześniejszych znaków towarowych (poniżej):

 

T-692-14-6

T-692-14-7

T-692-14-8

Źródło: Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 25 lutego 2016 r., InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw Pumy uznając, że oznaczenia nie są podobne. Do takich samych wniosków doszła Izba Odwoławcza OHIM. Dopiero Sąd dostrzegł podobieństwo pomiędzy znakami i orzekł na korzyść Pumy.

W tej sprawie nie było wątpliwości co do podobieństwa samych towarów (obuwie). Spór sprowadzał się do tego, czy znaki są do siebie podobne na tyle, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd. Przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Izba Odwoławcza uznała, że obuwie jest towarem codziennego użytku, a zatem właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Klienci tych towarów odznaczają się zatem ogólnie przeciętnym poziomem uwagi, jednakże w zakresie, w jakim towary są artykułami związanymi z modą lub są objęte wyższą kategorią cenową, konsumenci mogą być uważniejsi. Sąd nie zgodził się z Izbą, iż konsumenci nabywający obuwie (w tym z wyższej półki cenowej) są bardziej uważni. Zdaniem Sądu buty są dobrem masowego użytku, a przeciętny konsument nie jest szczególnie uważny przy ich zakupie. Sama zaś cena nie stanowi obiektywnej cechy obuwia, gdyż może ulegać zmianom i zależeć od woli właścicieli kolidujących ze sobą znaków towarowych. Sąd przyjął, że poziom uwagi klientów obuwia jest przeciętny.

Co do podobieństwa obu znaków – w ocenie Izby Odwoławczej OHIM podobieństwo nie występuje, gdyż:

  • Wcześniejsze znaki towarowe przedstawiają zwierzę, które można uznać za żbika lub pumę skaczące w lewo, zgłoszony znak towarowy przedstawia natomiast wymyślone i nieokreślone zwierzę, które skacze w prawo.
  • Zgłoszony znak towarowy wydaje się przedstawiać co najmniej dwa zwierzęta połączone w jedno, które mogą przypominać części różnych zwierząt: ogon wieloryba (lub ryby), nogi kangura czy łani, rogi kozy, nos delfina, oko delfina Risso czy nawet zającowatą sylwetkę.
  • Wizualnie oznaczenia nie są zbieżne w żadnym ze swoich elementów, wcześniejsze znaki towarowe przedstawiają skaczącego żbika/skaczącą pumę, natomiast zgłoszony znak towarowy przedstawia sylwetkę nieustalonego stworzenia.
  • Sporne zwierzęta skaczą w przeciwnych kierunkach.
  • Sylwetka przedstawiona w zgłoszonym znaku towarowym jest bardziej masywna od zgrabniejszego kształtu żbika we wcześniejszych znakach towarowych.

Sąd nie zgodził się z Izbą i przypomniał, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali, rzadko bowiem ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi w tym względzie polegać na ich niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci.

Przechodząc do konkretów, Sąd uznał, że oba znaki towarowe przedstawiają czarne sylwetki zwierząt w podobnej pozycji skoku z tylnymi łapami dotykającymi ziemi, przednimi łapami wygiętymi pod pyskiem oraz ogonem tworzącym podobny kąt w stosunku do tułowia. Linie grzbietu i brzucha dwóch przedstawionych zwierząt nie są identyczne, lecz wykazują niezaprzeczalne podobieństwa. Tymczasem Izba Odwoławcza pominęła podobieństwa znaków, a opisała tylko różnice. W konsekwencji Izba pominęła wyważenie podobieństw i różnic między oznaczeniami, a zatem nie oparła swojej analizy na całościowym wrażeniu wywieranym przez znaki. Dlatego też Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby.

Ta sprawa jest dobrym przykładem potwierdzającym jak istotne są znaki towarowe i jak silną pozycję zapewniają ich właścicielowi. Pokazuje też, że właściciele wcześniejszych znaków towarowych – zwłaszcza znanych lub renomowanych – są czujni i sprzeciwiają się rejestracji znaków choć trochę podobnych do ich znaku.

Jak wynika z mojej praktyki złudne jest poczucie niektórych podmiotów, że ich działalność jest na tyle mała, że wielki koncern nawet jej nie zauważy. Otóż jest realne ryzyko, że nie tylko zauważy, ale także podejmie wszelkie kroki prawne, aby wyeliminować działania szkodzące jego interesom, na przykład żądając odszkodowania. Takie działania są często elementem kompleksowej polityki firmy i prowadzone są z zasady, także przeciwko małym podmiotom. Warto o tym pamiętać przy kreowaniu i używaniu znaków towarowych.

 

 

 

 

Reklamy

Spór o gwiazdę

Kolidujące ze sobą znaki towarowe w postaci gwiazdy wpisanej w okrąg z nieznacznymi różnicami graficznymi (przedstawione poniżej) oraz podobieństwo towarów oznaczanych tymi znakami (m.in. odzież), mogą wprowadzać odbiorców w błąd. To sedno wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 października 2014 roku w sprawie T-342/12, którym Sąd oddalił skargę na odmowę zarejestrowania przez OHIM późniejszego znaku towarowego.

Znak wcześniejszy

2

Znak późniejszy

1

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Artykuł mojego autorstwa dotyczący powyższego wyroku ukazał się dziś na stronie internetowej GAZETA PRAWNA PL. pod tytułem Kolidujące ze sobą znaki towarowe i podobieństwo produktów nimi oznaczonych może wprowadzać w błąd.

Zachęcam do lektury.

Ocena podobieństwa słownych znaków towarowych na przykładzie nazw perfum

Nazwa perfum może być chroniona znakiem towarowym. W dniu 3 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki o sygn. akt II GSK 730/12 oraz II GSK 912/12, dotyczące podobieństwa nazw perfum: COOL RIVER do COOL WATER oraz SILVER SHOW do SILVER SHADOW. Uprawniony do znaków COOL WATER oraz SILVER SHADOW wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na znaki towarowe COOL RIVER oraz SILVER SHOW. Urząd Patentowy nie dopatrzył się podobieństwa pomiędzy powyższymi znakami. W konsekwencji uprawniony złożył skargi do WSA, a następnie skargi kasacyjne do NSA. Ostatecznie NSA rozstrzygnął na niekorzyść skarżącego. Treść wyroków wydanych w powyższych sprawach wraz z uzasadnieniami dostępna jest na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W praktyce spotykam się z pytaniami o opinię na temat podobieństwa znaków – „czy mój znak jest podobny do znaku konkurencyjnej firmy?” lub „czy mam szanse na unieważnienie znaku z uwagi na jego podobieństwo do znaku mojej firmy?”

Każda taka sytuacja wymaga indywidualnej oceny, nie wspominając o tym, że Urząd Patentowy, a następnie sąd może tej oceny nie podzielić. Znajomość orzecznictwa pozwala jednak uzmysłowić sobie, na co organ lub sąd zwracają uwagę badając podobieństwo znaków, a także które znaki zostały w konkretnym przypadku uznane za podobne, a które nie.

Zdaniem uprawnionego do znaków COOL WATER i SILVER SHADOW znaki COOL RIVER oraz SILVER SHOW są naśladownictwem jego renomowanych znaków, a podobieństwo znaków może sugerować klientom pochodzenie perfum od tego samego przedsiębiorcy albo że przedsiębiorców łączą jakieś związki prawne, organizacyjne lub finansowe. Ponadto uprawniony argumentował, że znaki COOL RIVER i SILVER SHOW zostały zgłoszone do ochrony w złej wierze, ponieważ zgłaszający wiedział o wcześniejszych znakach COOL WATER oraz SILVER SHADOW. Zdaniem uprawnionego niezbitym dowodem wykorzystania renomy jego znaków COOL WATER i SILVER SHADOW i zgłoszenia znaków COOL RIVER i SILVER SHOW w złej wierze jest sprzedaż przez zgłaszającego perfum w opakowaniach niemal identycznych jak opakowania uprawnionego.

Najpierw porównanie towarów, potem znaków

Zasadą przy ocenie podobieństwa znaków towarowych jest porównywanie najpierw podobieństwa samych towarów, które mają być oznaczane znakiem towarowym. Następnie dopiero porównuje się same znaki.

Czy znak COOL RIVER jest podobny do znaku COOL WATER, a znak SILVER SHOW do znaku SILVER SHADOW?

W ocenie Urzędu Patentowego, następnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego – przeciwstawione powyżej znaki nie są do siebie podobne.

WSA podzielił pogląd Urzędu Patentowego, że w warstwie fonetycznej wyrażenia te są wyraźnie niepodobne. Słowo WATER (odczytywane jako „water” lub z angielska „łoter”) nie jest podobne w brzmieniu do wyrażenia RIVER, które w języku polskim i angielskim ma to samo brzmienie. Zdaniem WSA, organ administracji trafnie również uznał, że oba wyrażenia są niepodobne także w warstwie wizualnej, bowiem słowa „Water” i „River” składają się z pięciu liter, z których podobne są jedynie dwie ostatnie, a poprzedzające je trzy litery wyraźnie się różnią. Podobnie prawidłowe było uznanie braku podobieństwa elementów znaków (Water i River) w warstwie znaczeniowej, skoro oba wyrażenia dla odbiorcy nie znającego języka angielskiego będą określeniami fantazyjnymi, zaś dla znającego ten język słowo „Water” będzie znaczyło wodę, a „River” – rzekę, przy czym dla tych odbiorców połączenie obu słów ze słowem „Cool” będzie oznaczało również co innego – chłodną wodę i chłodną rzekę.

NSA uznał, że ocena podobieństwa znaków została przeprowadzona prawidłowo na wszystkich płaszczyznach postrzegania znaku – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, co doprowadziło w konsekwencji do stwierdzenia, że znaki te różnią się w każdej ze wskazanych warstw. W szczególności organ poczynił prawidłowe ustalenia dotyczące tzw. elementu dominującego i odróżniającego w porównywanych znakach. Element słowny COOL posiada znikomą zdolność odróżniającą, gdyż jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych, w tym dla oznaczania towarów w klasie 3. Natomiast elementy słowne WATER i RIVER, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, różnią się w każdej ze wskazanych wyżej warstw. Do oceny podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia. Analiza całości postaci znaków pozwoliła na stwierdzenie, że w swoim całokształcie przeciwstawione znaki wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach towarów, do oznaczania których są przeznaczone. Zatem przeciwstawione oznaczenia różnią się między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców. NSA podzielił ocenę WSA w Warszawie, że ze względu na brak podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym przeciwstawionych znaków nie istnieje realne niebezpieczeństwo, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak za odmianę któregoś z wcześniej zarejestrowanych oznaczeń, pochodzącą od tego samego producenta lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne przedsiębiorstwa.

Podobna argumentacja znalazła się w sprawie dotyczącej znaków SILVER SHADOW i SILVER SHOW.

WSA podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że sporny znak i znaki przeciwstawione są do siebie podobne (choćby ze względu na występujący w nich wspólny element SILVER), jednakże nie jest to podobieństwo konfuzyjne. WSA stwierdził, że z punktu widzenia wizualnego pierwsze słowo spornego i przeciwstawionego oznaczenia („SILVER”) jest jednakowe. Natomiast drugie słowa „SHADOW” i „SHOW” mają elementy wspólne, gdyż zaczynają się i kończą identycznie, przy czym słowo „SHOW” zawarte w spornym oznaczeniu jest słowem krótszym niż „SHADOW” i w całości się w nim zawiera. Z kolei w warstwie fonetycznej oba słowa odznaczają się silnym brzmieniem początku „SH” (czytanego [sz]) i składają się z różnej liczby sylab. Słowa te różnią się w warstwie znaczeniowej („srebrny cień”, „srebrny pokaz/widowisko”).

Zdaniem WSA, z uwagi na to, że oznaczenie sporne i przeciwstawione wykazuje kilka podobieństw, ale także różnic, to stopień podobieństwa zależy od tego czy wspólny element „SILVER” jest elementem odróżniającym i dominującym. W tym zakresie WSA podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że elementem wiodącym jest drugie ze słów, zaś „SILVER” jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych na różne podmioty, w tym do oznaczenia towarów z klasy 3. Słowo „SILVER” można zatem uznać za powszechnie wykorzystywane oraz rozpowszechnione i z tego powodu konsument nie będzie myślał, że wszyscy właściciele znaków zarejestrowanych dla klasy 3, zawierających to słowo, są powiązani gospodarczo. Zdaniem WSA, nawet jeżeli założyć, że słowo „SHADOW” i słowo „SHOW” nie stanowią dominujących elementów oznaczeń, ale że oddziaływają w ten sam sposób co słowo „SILVER” – to wykazane różnice między omawianymi znakami wystarczają do odrzucenia tezy o podobieństwie spornego i przeciwstawionych oznaczeń.

NSA uznał, że element słowny SILVER posiada znikomą zdolność odróżniającą, gdyż jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych, w tym dla oznaczania towarów w klasie 3. Natomiast elementy słowne SHADOW i SHOW, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, różnią się w każdej ze wskazanych wyżej warstw. Do oceny podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia. Analiza całości postaci znaków pozwoliła na stwierdzenie, że w swoim całokształcie przeciwstawione znaki wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach towarów, do oznaczania których są przeznaczone. Zatem przeciwstawione oznaczenia różnią się między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców.

Wykorzystanie cudzej renomy i zła wiara

W obu powyższych sprawach Sądy uznały, że posługiwanie się w obrocie opakowaniem łudząco podobnym do opakowania używanego przez uprawnionego do znaków COOL WATER oraz SILVER SHADOW może jedynie stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi. Z samego faktu późniejszego ewentualnego nieuczciwego zachowania uprawnionego z tytułu spornego prawa (tu uprawnionego do znaków COOL RIVER i SILVER SHOW) nie można wnioskować, że w dacie ubiegania się o rejestrację spornego znaku działał on w złej wierze. Takie późniejsze działania mogą budzić wątpliwości co do zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, natomiast nie oznaczają złej wiary zgłaszającego w momencie składania wniosku o rejestrację znaku.

Zdaniem WSA, brak podobieństwa między znakami czynił zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem „warunkiem wstępnym” przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada. W ocenie Sądu pierwszej instancji, o złej wierze uprawnionego podczas dokonywania zgłoszenia znaku nie świadczy powoływanie się przez skarżącą na to, jak uprawniony posługuje się znakiem w stosunku do swoich produktów. Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko Urzędu Patentowego, że to, jak M. A. nakłada swój znak słowny na swoje towary i jakich opakowań dla tych towarów używa, nie może stanowić podstawy dla zasadności zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze. W tej kwestii skarżąca może zwrócić się do sądu powszechnego o zaniechanie przez uprawnionego zachowań, które uważa za szkodliwe dla działalności spółki.

Zdaniem NSA kryterium decydującym, świadczącym o złej lub dobrej wierze uprawnionego, jest całokształt okoliczności dotyczący stanu świadomości uprawnionego w dacie zgłoszenia spornego znaku. Tylko zła wiara istniejąca w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji jest podstawą do jego unieważnienia, bowiem tylko wtedy można mówić o istnieniu negatywnej przestanki rejestracyjnej. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. O złej wierze można mówić także wtedy, gdy zgłoszenie znaku nastąpiło w celach spekulacyjnych bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak.