Umowa agencyjna

Umowa agencyjna kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z agentami ubezpieczeniowymi, czy bankowymi. Faktycznie ten rodzaj umowy cieszy się dużą popularnością w branży bankowej i ubezpieczeniowej, ale jest także często wykorzystywany przez przedstawicieli innych profesji. Umowa agencyjna często i z powodzeniem stosowana jest w ramach współpracy z sieciami sklepów. Wiele sklepów odzieżowych prowadzonych jest przez przedsiębiorców jako agentów działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców znanych marek.

Stronami umowy agencyjnej są przedsiębiorcy: przyjmujący zlecenie (agent) i dający zlecenie. W ramach umowy agencyjnej agent może być zobowiązany do:

  • pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie (wtedy nie zawiera umów z klientami ze skutkiem dla dającego zlecenie, a wykonuje tylko czynności faktyczne mające na celu pozyskanie klienta) lub
  • do zawierania wspomnianych umów w imieniu dającego zlecenie.

Jeśli agent prowadzi sklep, to najczęściej mamy do czynienia z drugim rodzajem umowy agencyjnej, czyli agent zobowiązuje się do sprzedaży produktów dającego zlecenie w jego imieniu i na jego rzecz.

Agentowi z tytułu świadczonych usług należy się wynagrodzenie, które najczęściej ma postać prowizji – a jej wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów.

Umowy agencyjne zawierane pomiędzy przedsiębiorcami w branży odzieżowej z reguły są dość rozbudowane. Treść konkretnych postanowień umowy zależy od wielu czynników. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które najczęściej pojawiają się w umowach agencyjnych dotyczących prowadzenia przez agenta sklepu pod marką dającego zlecenie:

1) Przykładowe obowiązki agenta:

  • ciągła sprzedaż produktów
  • stosowanie się do dokumentów operacyjnych dotyczących prowadzenia sklepu nazywanych np. Podręcznikiem operacyjnym, Instrukcją operacyjną itp.
  • stałe utrzymywanie zgodności prowadzonego sklepu z jednolitym wizerunkiem dającego zlecenie, a w szczególności przeprowadzanie modyfikacji i ulepszeń, mających na celu zachowanie takiej zgodności
  • prowadzenie sklepu w lokalizacji uzgodnionej z dającym zlecenie
  • utrzymywanie najwyższego standardu we wszystkich kwestiach dotyczących prowadzenia sklepu
  • stosowanie się do wszelkich zaleceń i instrukcji przekazywanych przez dającego zlecenie
  • dostarczania dającemu zlecenie informacji dotyczących działalności sklepu
  • składanie raportów dotyczących sprzedanych przez agenta towarów np. w okresach dziennych, tygodniowych czy miesięcznych – może się to też wiązać z koniecznością stosowania komputerowych programów rozliczeniowych i magazynowych wskazanych przez dającego zlecenie kompatybilnych z systemem dającego zlecenie
  • zatrudnianie odpowiedniego personelu spełniającego określone wymagania

2) Przykładowe obowiązki dającego zlecenia

  • przedstawianie agentowi szczegółów dotyczących jednolitego wizerunku firmy, wyglądu sklepu, asortymentu produktów
  • przekazywanie agentowi materiałów marketingowych i reklamowych stosowanych przy prowadzeniu sklepu
  • zapewnianie agentowi różnego rodzaju wsparcia przy prowadzeniu sklepu, np. przekazywanie know-how dotyczącego zarządzania sklepem, szkolenie personelu, udzielanie informacji o analizach rynku i trendach występujących wśród klientów

3) Prawa własności intelektualnej, reklama i zakaz konkurencji

  • umowy agencyjne dotyczące sprzedaży produktów odzieżowych mają zazwyczaj rozbudowane postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej przysługujących dającemu zlecenie, w szczególności:
  • agent uznaje ważność tych praw i zobowiązuje się w żaden sposób ich nie podważać
  • dający zlecenie udziela agentowi licencji na korzystanie np. ze znaków towarowych w ramach prowadzonego sklepu w określonym zakresie – agent może być też zobowiązany do korzystania w tym zakresie ze znaków
  • agent ma obowiązek niezwłocznego informowania dającego zlecenie o naruszeniach praw własności intelektualnej, np. o podróbkach towarów
  • umowa agencyjna reguluje kwestię prowadzenia reklamy, np. czy i na jakich warunkach może ją prowadzić agent
  • na agenta nakładany jest zakaz konkurencji

4) Ceny i prowizja

  • w umowie agencyjnej regulowana jest kwestia sposobu ustalania cen towarów sprzedawanych przez agenta czy dopuszczalności i warunków udzielania rabatów lub stosowania promocji przez agenta wobec klientów, przy czym należy mieć na uwadze przepisy ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • prowizja należna agentowi może być ukształtowana na wiele różnych sposobów np. można uzależnić ją od wartości sprzedaży brutto liczonej od cen detalicznych sprzedanych towarów, przy czym stawka procentowa prowizji może także zależeć od obrotu

5) Poufność i rozwiązanie umowy agencyjnej

  • postanowienia dotyczące zachowania poufności są istotne przede wszystkim z punktu widzenia dającego zlecenie, który udostępnia agentowi know – how oraz inne istotne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności
  • umowa powinna szczegółowo regulować przyczyny jej rozwiązania; z jednej strony dający zlecenie powinien mieć możliwość rozwiązania umowy nawet ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia umowy przez agenta, z drugiej strony agent jest zazwyczaj zainteresowany stabilnością umowy
  • umowa może także regulować „sprzedaż” sklepu agenta i wstąpienie w jego miejsce innego podmiotu

Licencja na znak towarowy

Umowy licencyjne należą do umów często zawieranych w branży mody, zwłaszcza jeśli chodzi o licencje na znak towarowy. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając umowę licencyjną. Licencja dotyczyć może także wspólnotowego znaku towarowego.

Licencja może obejmować zarówno wszystkie towary lub usługi objęte rejestracją, lub tylko niektóre z tych. Może obejmować całe terytorium państwa lub kilku państw czy część takiego terytorium. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

Często strony postanawiają w umowie, że licencja ma charakter wyłączny. Może to prowadzić i niejednokrotnie prowadzi do sporów dotyczących rozumienia pojęcia „wyłączności”. Niewątpliwie wyłączny charakter licencji oznacza, że licencjodawca nie może udzielić licencji innemu licencjobiorcy w zakresie w jakim udzielił już licencji wyłącznej, ale czy sam – pomimo udzielenia licencji wyłącznej – może nadal używać znaku towarowego? Brak jest jednoznacznej regulacji ustawowej w tym zakresie. Większość komentatorów skłania się ku interpretacji, że licencja wyłączna wyłącza od korzystania ze znaku nie tylko innych licencjobiorców, ale też licencjodawcę. Aby uniknąć sporów na tym tle warto formułować postanowienia umowy licencyjnej w sposób niepozostawiający wątpliwości, co strony rozumieją przez „wyłączność” licencji.

Wyłączność licencji może być określona terytorialnie lub przedmiotowo. Na przykład licencjobiorca może uzyskać wyłączne prawo korzystania ze wspólnotowego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, a niewyłączne na terytorium Polski. Licencjobiorca może uzyskać wyłączne prawo do używania znaku w odniesieniu do akcesoriów, a niewyłączne w odniesieniu do odzieży.

Licencjobiorca może udzielić dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą uprawnionego i tylko w zakresie posiadanego upoważnienia licencyjnego. Inaczej niż w prawie autorskim, udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone – sublicencjobiorca nie może udzielić dalszej licencji.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia znaku towarowego, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Na ogół umowy licencyjne regulują kwestie związane z dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Postanowienia takie często zawierają regulację zobowiązującą licencjobiorcę do zawiadamiania licencjodawcy o każdym przypadku naruszenia praw do znaku, przypadku nieuczciwej konkurencji czy wszczęciu postępowania sądowego. Licencjobiorca zobowiązuje się także często do wspierania licencjodawcy w toku procesu, w szczególności pozyskiwanie dowodów w sprawie.

Negocjując umowę licencyjną należy brać pod uwagę wiele różnych czynników i okoliczności, trzeba też rozważyć skutki ekonomiczne i prawne poszczególnych postanowień umowy. Warto przy tym pamiętać, że poszczególne postanowienia umowy licencyjnej mogą być korzystne dla licencjodawcy, lecz nie do zaakceptowania dla licencjobiorcy, lub odwrotnie. Co istotne, często licencja na znak towarowy jest jedynie jednym z elementów umowy np. umowy o współpracy, umowy franchisingu. Często zachodzi potrzeba uwzględnienia w umowie także regulacji Prawa autorskiego, gdy znak towarowy jest jednocześnie utworem.

Umowy jako podstawa nabycia praw do projektów tworzonych przez projektantów

Firmy odzieżowe współpracują z projektantami w oparciu o różne formy zatrudnienia, jak umowa o pracę, umowy cywilno – prawne (np. umowa o dzieło) czy w ramach tzw. „samozatrudnienia”. Bez względu na formę prawną zatrudnienia kluczowe jest, aby zawierane umowy były ważne i by stanowiły skuteczne narzędzie realizacji celów stron.

Z punktu widzenia zleceniodawcy podstawowe znaczenie ma nabycie praw do rezultatów pracy projektantów, których zatrudnia. Wydaje się to oczywiste, skoro tworzenie projektów jest celem zatrudnienia projektanta. Doświadczenie pokazuje jednak, że nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co więcej, problem często pojawia się niejako przy okazji. Przykładowo producent torebek odkrywa, że jego projekty (wykonane wcześniej przez zatrudnionych projektantów) są kopiowane i zamierza podjąć działania prawne przeciwko naruszycielowi.

Od czego powinien zacząć? Przede wszystkim od wykazania, że w ogóle przysługują mu prawa do projektów torebek. Jeśli zostały one zarejestrowane na rzecz danej firmy jako wzory przemysłowe czy wzory wspólnotowe, sytuacja na wstępie jest dużo prostsza. Rejestrowanie wzorów ubrań i torebek nie jest jednak powszechne i nie dotyczy wszystkich modeli. Poza tym, aby w ogóle zarejestrować wzór na rzecz danego podmiotu trzeba mieć do tego podstawę wynikającą z umowy, ponieważ zasadniczo prawo do uzyskania rejestracji wzoru przysługuje projektantowi.

Można także sięgnąć po ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub do ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Niestety czasami okazuje się, że zleceniodawca nie nabył praw do projektów stworzonych przez projektanta.

Dlatego warto przypomnieć podstawowe zasady w tym zakresie.

  • Utwory pracownicze i utwory tworzone w ramach innych form zatrudnienia

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego projektant stworzył projekt będący utworem w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia projektu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jeżeli projektant jest zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie umowy o dzieło czy współpracuje jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, firma go zatrudniająca nie nabędzie majątkowych praw autorskich do projektów, chyba że została zawarta umowa przenosząca te prawa.

  • Wzory przemysłowe w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, co do zasady, twórcy. Natomiast w przypadku stworzenia wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę (projektanta) obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo to przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

W przeciwieństwie do regulacji zawartej w Prawie autorskim dotyczącej utworów pracowniczych, prawo do uzyskania rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje nie tylko pracodawcy, ale także zamawiającemu czy zleceniodawcy, o ile strony nie umówiły się inaczej.

  • Wzory wspólnotowe w ramach stosunku pracy

Zgodnie z ogólną zasadą prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jednakże w przypadku, gdy wzór opracowany jest przez pracownika w wyniku wykonywania jego obowiązków lub wykonywania instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie określono na mocy prawa krajowego. W razie dokonania wzoru przez pracownika w wyniku wykonywania swoich obowiązków lub w wyniku wykonywania instrukcji udzielonych przez pracodawcę prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile w umowie nie ustalono inaczej lub przepisy krajowe nie przewidują inaczej.

Podmiot zatrudniający projektantów powinien zapewnić sobie nabywanie praw do tworzonych przez nich projektów. W zależności od modelu zatrudnienia powinna to być prawidłowo sporządzona umowa o pracę bądź inna umowa, na podstawie której zleceniodawca będzie uzyskiwał prawa do projektów.

Odświeżenie wizerunku marki – o czym należy pamiętać

Wizerunek firmy jest budowany latami i nie jest pożądana jego zbyt częsta zmiana. Oczywiste jest jednak, że żadna firma nie funkcjonuje przez kilkadziesiąt lat w kompletnie niezmienionym kształcie. Czasami dochodzi do rebrandingu, czyli istotnej zmiany marki – na przykład – zmiany firmy, logo czy znaku towarowego. Często zmiany mają mniejszy charakter, określa się je wówczas „odświeżeniem” marki. Odświeżenie marki może polegać przykładowo na:

  • Modyfikacji logo firmy odzieżowej (np. dodanie nowych elementów, zmiana kolorów)
  • Unowocześnieniu wyglądu strony internetowej e-sklepu
  • Modyfikacji opakowań kosmetyków
  • Modyfikacji folderów, katalogów sklepu

Przystępując do odświeżenia wizerunku marki zawsze należy mieć na uwadze, jakie prawa posiada firma do elementów, które mają zostać zmodyfikowane (np. do projektu logo, strony internetowej, opakowań, folderów). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można bowiem uznać, że projekt strony internetowej, projekt katalogu czy nawet projekt opakowań mogą stanowić utwory w rozumieniu Prawa autorskiego.

W tym miejscu pomijam sytuację, gdy podmiot zlecił wykonawcy przygotowanie projektu strony internetowej czy opakowań, ale nie zawarł umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe. Natomiast wielokrotnie spotykam się z błędnym przekonaniem klientów, że skoro taką umowę zawarli i nabyli całość autorskich praw majątkowych do utworu, to mogą z nim zrobić wszystko.

Otóż nie!

Projektant, który stworzył utwór posiada do niego nieograniczone w czasie prawa osobiste, w tym prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

Jeżeli więc nawet spółka nabyła całość autorskich praw majątkowych do projektu, ale w umowie nie ma uregulowań dotyczących wykonywania praw zależnych przez nabywcę czy zobowiązania się twórcy do niewykonywania praw osobistych, to bez zgody twórcy spółka nie może dokonać zmian w utworze. Zmiany mogłyby zostać uzasadnione, gdyby zachodziła „oczywista konieczność”. Jednak sama chęć modyfikacji wizerunku marki raczej nie zostanie uznana w razie sporu za „oczywistą konieczność”, uprawniającą do dokonania zmian.

Co to oznacza? W braku odpowiednich postanowień w umowie, spółka nie może bez zgody twórcy zmodyfikować utworu – na przykład nie może zmienić kolorystyki strony internetowej, nie może zmienić projektu opakowania kosmetyku przez dodanie lub usunięcie pewnych elementów. Jeżeli spółka bez zgody twórcy poczyni zmiany w projekcie – naraża się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych.

Warto o tym pamiętać, a w szczególności:

  • Już na etapie negocjowania i zawierania umowy z twórcą zabezpieczyć swoje prawa;
  • Przed przystąpieniem do odświeżenia marki, zweryfikować przysługujące prawa: „co wolno, co może stanowić naruszenie czyiś praw i jakie ewentualnie mogą się z tym wiązać konsekwencje”;
  • Uzyskać zgodę twórcy na dokonanie zmian w projektach, a w jej braku – rozważyć ewentualne skutki prawne i finansowe naruszenia autorskich praw osobistych albo podjąć decyzję o przygotowaniu zupełnie nowych projektów, a nie modyfikować istniejące.

Obowiązujące przepisy Prawa autorskiego są często poddawane krytyce, wątpliwość budzi choćby to, czy należy aż tak silnie chronić twórcę (do tego stopnia, że nie może on zrzec się lub zbyć swoich autorskich praw osobistych). Ludzie z branży zazwyczaj uważają, że jeżeli zlecili projektantowi, agencji reklamowej, web-designer’owi przygotowanie określonych materiałów, zapłacili z tego tytułu wynagrodzenie, a nawet zawarli umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe, to mogą następnie dowolnie wykorzystywać dzieło, do którego prawa nabyli. Faktem jest, że wielu twórców z takim poglądem się zgadza i nawet mając świadomość, że mogliby wysuwać roszczenia z tytułu naruszenia ich autorskich praw osobistych – nie korzystają z takich praw.

Jednak opisane powyżej problemy i ryzyko wystąpienia przez twórcę z roszczeniami nie są teoretyczne, stykałam i stykam się z nimi wielokrotnie w praktyce.

Na przykład: projektant stworzył serię projektów opakowań kosmetyków. Po kilku latach spółka postanowiła je nieco zmodyfikować zmieniając to i owo, nie tworząc jednak nowych projektów. Spółka powierzyła to zadanie innemu projektantowi niż pierwotny twórca. W braku stosownych postanowień umownych, pierwotny twórca zarzucił spółce naruszenie jego autorskich praw osobistych i wystąpił do sądu z roszczeniami o zadośćuczynienie, opublikowanie w prasie przeprosin oraz wycofanie z obrotu zmodyfikowanych opakowań. Uwzględnienie pozwu oznaczałoby dla pozwanej spółki daleko idące negatywne skutki finansowe, nie mówiąc o kwestiach wizerunkowych.

Dlatego też należy zawczasu zabezpieczyć własne interesy i pamiętać, że umowy pisze się na złe czasy…

Komu przysługuje prawo do rejestracji wzoru przemysłowego?

Zasadą jest, że to twórca wzoru przemysłowego ma prawo do uzyskania prawa z rejestracji na ten wzór. Jeżeli jednak twórcę łączy umowa o pracę lub umowa o dzieło, uprawnionym do uzyskania rejestracji wzoru może się okazać pracodawca lub zamawiający dzieło.

Poniżej zostaną wymienione podmioty, którym przysługuje prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego:

  • Twórca lub współtwórcy wzoru

Twórcą jest zawsze osoba fizyczna – na przykład projektant, który stworzył kolekcję biżuterii lub torebek. Twórcą może być tylko człowiek.

Współtwórcą wzoru może być tylko osoba, która brała twórczy udział w stworzeniu wzoru, a nie osoba, która jedynie udzieliła pomocy. Współtwórcom wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. Ustalenia, czy dana osoba jest współtwórcą wzoru dokonuje się w oparciu o konkretny przypadek i nie zawsze ocena kto jest współtwórcą jest oczywista.

  • Pracodawca lub zamawiający – jeżeli wzór przemysłowy został zrealizowany w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków wynikających ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, chyba że strony ustaliły inaczej.

Inną umową niż umowa o pracę może być na przykład umowa zlecenia lub umowa o dzieło.

Zwrot „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy” oznacza, że stworzenie wzoru nastąpiło przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub obowiązków umownych twórcy. Umowa o pracę nie musi zawierać obowiązku stworzenia wzoru, wystarczy aby z tej umowy wynikał obowiązek aktywności twórczej.

Przy umowie o dzieło, do której istoty należy stworzenie wytworu materialnego, przedmiot umowy powinien być ściśle określony – przykładowo: stworzenie przez projektanta kolekcji 12 torebek. Jeżeli projektant stworzy także kolekcję butów, ale nie była ona objęta umową o dzieło, uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przysługiwać będzie projektantowi. Natomiast prawo do uzyskania wzoru na torebki przysługiwać będzie zamawiającemu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

W każdym przypadku strony mogą się umówić w ten sposób, że uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji wzorów stworzonych w ramach umowy będą przysługiwały projektantowi. Jest to jednak sytuacja rzadka w praktyce.

Jeżeli projektant stworzył wzór w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub innej umowy, to pracodawca lub zamawiający nabywają uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru z mocy prawa. Nie ma więc konieczności zawierania odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą czy zamawiającym a projektantem.

  • W przypadku stworzenia wzoru przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać ze wzoru we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że to przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania rejestracji wzoru.

Pomoc przedsiębiorcy udzielona twórcy wzoru powinna stanowić istotny i bezpośredni warunek stworzenia wzoru. Pomoc taka może polegać na przykład na przekazaniu wiedzy, nakładów finansowych, stypendiów, umożliwieniu korzystania z pracowni, maszyn, urządzeń, materiałów.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, a przedsiębiorca udzielił projektantowi pomocy w powyższym rozumieniu, to prawo do uzyskania rejestracji wzoru przysługuje twórcy. Przedsiębiorca natomiast może korzystać ze wzoru we własnym zakresie bez konieczności zawierania odrębnej umowy. W praktyce jednak mogą powstać na tym tle spory – czy faktycznie przedsiębiorca udzielił twórcy pomocy przy stworzeniu wzoru, a w związku z tym czy jest uprawniony do korzystania z wzoru czy też takie korzystanie – przy braku odrębnej umowy – będzie bezprawne.

Oczywiście strony mogą się także umówić, że prawo do uzyskania rejestracji wzoru stworzonego przy pomocy przedsiębiorcy, będzie przysługiwało przedsiębiorcy, a nie twórcy.

  • W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą prawa do uzyskania rejestracji wzoru w przypadku stworzenia wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy.

Na przykład: spółka z branży odzieżowej zleca spółce z branży obuwniczej stworzenie kolekcji obuwia do ubrań na sezon wiosna – lato. Pracownik spółki obuwniczej tworzy taką kolekcję, a na mocy umowy o pracę, spółka ta nabywa prawa do uzyskania rejestracji projektów butów. Aby prawa te nabyła spółka odzieżowa (zlecająca stworzenie kolekcji butów) powinna określić w umowie zawieranej ze spółką obuwniczą, że to spółce odzieżowej będzie przysługiwało prawo do rejestracji wzorów. W przeciwnym razie prawo to zachowa spółka z branży obuwniczej.

Zbywalność uprawnienia do uzyskania prawa z rejestracji wzoru

Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że osoba, która ma prawo do uzyskania rejestracji wzoru (np. twórca) może to prawo zbyć na rzecz innej osoby, np. sprzedać lub darować. Umowa przenosząca to prawo musi być zawarta – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

Umowy zawierane przez projektantów

Jedna z Czytelniczek mojego bloga zawarła w komentarzu pod poprzednim wpisem kilka bardzo ważnych pytań dotyczących zawierania umów odnoszących do projektów torebek. Odpowiedź przekracza ramy komentarza, a poza tym powinna przydać się każdemu, kto zajmuje się projektowaniem, postanowiłam więc poświęcić temu tematowi osobny wpis.

Rodzaj umowy właściwej w danej sytuacji zależy od konkretnego przypadku. Z reguły jednak najbardziej właściwą umową dotyczącą stworzenia projektów torebek, ubrań butów czy akcesoriów, będzie umowa o dzieło. Jest ona także korzystna podatkowo dla projektanta, choć od tego roku należy pamiętać o limicie kosztów uzyskania przychodów.

Umowa nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, może zostać zawarta np. ustnie. Jednak w przypadku ewentualnego sporu (w szczególności co do wynagrodzenia), brak umowy pisemnej oznacza większe trudności w dochodzeniu swoich praw.

Bez względu na to, jaka umowa zostanie zawarta, powinny zostać uregulowane kwestie praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu wymaga zawarcia umowy przenoszącej prawa autorskie w formie pisemnej. To samo dotyczy licencji wyłącznej. W tych umowach niezbędne jest także określenie pól eksploatacji, czyli tego, w jaki sposób nabywca może korzystać z projektów.

Jeżeli projektant nie zawrze z nabywcą umowy na piśmie albo zawrze, ale nie będzie z niej wyraźnie wynikało, że przenosi autorskie prawa majątkowe, wówczas nabywca uzyska tylko licencję niewyłączną (skuteczną tylko na terenie kraju, w którym ma siedzibę i tylko na 5 lat).

Zakres praw, jakie projektant przeniesie na nabywcę (np. na producenta, firmę szyjącą ubrania pod własną marką) zależy od uzgodnień pomiędzy stronami. Projektant może udzielić tylko licencji niewyłącznej i zachować prawo dalszej sprzedaży projektów innym osobom. W praktyce najwięcej zależy od tego, kto w danym stosunku ma silniejszą pozycję negocjacyjną (np. jest bardziej znany, kto silniejszy ekonomicznie: firma produkująca torebki czy ubrania pod swoją marką czy projektant). Realia rynkowe są takie, że często na wstępnym etapie rozwoju zawodowego, projektant musi przystać na warunki firmy, która chce zakupić projekty albo w ogóle zrezygnować z ich sprzedaży.

Z puntu widzenia projektanta, przenosząc autorskie prawa majątkowe do projektu, warto zachować autorskie prawa osobiste. W teorii autorskie prawa osobiste są niezbywalne, czyli w ogóle nie można ich sprzedać. Można jednak zobowiązać się wobec nabywcy, że projektant nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych. Często twórcy wyrażają zgodę na nieoznaczanie utworu swoim nazwiskiem. W przypadku utworów funkcjonalnych czy użytkowych, a do takich zalicza się odzież, torebki, buty pojawia się na nich nie nazwisko czy pseudonim projektanta, ale znak towarowy firmy sprzedającej te towary. Do rzadkości należą sytuację, że marka czy znak towarowy i nazwisko lub pseudonim projektanta są tożsame. Nie oznacza to jednak, że projektant musi zostać pozbawiony możliwości „przyznawania się” do swoich projektów. W umowie warto zawrzeć postanowienia, że nazwisko autora projektów znajdzie się np. na stronie internetowej i w katalogach firmy, jak również, że projektant będzie mógł powoływać się na stworzone przez siebie projekty np. w portfolio.

Jeżeli zostanie zawarta umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe do projektów, to projektant nie będzie mógł ich następnie ponownie sprzedać, a nawet nie będzie mógł sam uszyć ubrania czy torebki według tych projektów. Chyba że skuteczność umowy przenoszącej prawa autorskie zostanie ograniczona czasowo i np. po 5 latach prawa autorskie „wrócą” do projektanta. Albo chyba że zostanie zawarta umowa licencyjna niewyłączna.

Nawet jednak w sytuacji, gdy projektant przeniesie na nabywcę autorskie prawa majątkowe nie oznacza to, że nabywca może zrobić wszystko z projektami. Jeżeli projekty zostaną zmodyfikowane, to powstanie tzw. utwór zależny. Sama modyfikacja czy przeróbka jest dozwolona, ale aby korzystać czy rozporządzać takimi zmodyfikowanymi projektami, konieczna będzie zgoda projektanta. Chyba że projektant zezwoli nabywcy w umowie przenoszącej prawa autorskie na wykonywanie praw zależnych do projektów. Wtedy to nabywca będzie mógł dokonywać przeróbek, a następnie szyć i sprzedawać produkty według projektów bez zgody projektanta. Projektantowi pozostałaby wtedy jedynie ochrona na podstawie autorskich praw osobistych, o czym poniżej.

Zachowanie praw zależnych przez projektanta jest ważne także z punktu widzenia przyszłych projektów. Jeżeli projektant tworzy kilkadziesiąt wzorów torebek, to rzadko każda z nich jest diametralnie inna. Z reguły tworzą one spójną kolekcję, odzwierciedlają styl projektanta czy aktualne trendy. Jeżeli projektant zachowa prawa zależne, to może zmodyfikować własne projekty – te które już sprzedał – (np. zmieniając zapięcia, dodając kieszeń, zmieniając paski), i będzie miał do nich pełnię praw.

Co w sytuacji, gdy projektant zbył autorskie prawa majątkowe i przeniósł na nabywcę także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a nabywca dokonał przeróbek projektów?

Wtedy pozostanie ochrona autorskich praw osobistych.

Jeżeli projektant nie zobowiązał się w umowie z nabywcą do niewykonywania autorskich praw osobistych, to będzie mógł powołać się na prawo do nienaruszalności treści i formy projektów oraz ich rzetelnego wykorzystania. Na przykład: jeżeli nabywca dokona modyfikacji projektów, które będą nieakceptowalne z punktu widzenia projektanta, naruszą istotę projektów, zerwą więź projektanta z utworem.

Powyższe uwagi są aktualne pod warunkiem, że projekty są utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli że mają twórczy i indywidualny charakter. Co do zasady projekt torebki, ubrania, akcesoriów, biżuterii czy flakonu perfum może być utworem, jeżeli spełnia powyższe cechy. Każdy przypadek badany jest jednak indywidualnie, a w przypadku postępowania sądowego, to właśnie ocena, czy dany projekt jest utworem w świetle Prawa autorskiego, może być jednym z najbardziej spornych elementów.

Zarówno torebka jak i ubranie czy biżuteria mogą podlegać ochronie jako wzory przemysłowe, zgłaszane do Urzędu Patentowego lub jako wzory wspólnotowe zgłaszane do OHIM. Nie ma sensu rejestrowanie wszystkich projektów jako wzorów przemysłowych zwłaszcza, że byłoby to kosztowne. Ponadto, w przypadku ubrań, które nie mają charakteru ponadczasowego i „wyjdą z mody” po jednym sezonie, uzyskiwanie takiej ochrony byłoby niepraktyczne. Warto jednak rozważyć zarejestrowanie jednego czy kilku modeli najbardziej charakterystycznych dla projektanta, np. torebek, które występują w różnych kolorach czy różnych rozmiarach. Wówczas łatwiej jest dochodzić praw przeciwko podmiotom kopiującym wzory.

Istnieje też ochrona wzoru niezarejestrowanego – trwa ona 3 lata od daty pierwszego udostępnienia wzoru i nie wymaga dokonywania formalności w postaci rejestracji. Ten rodzaj ochrony jest wyjątkowo odpowiedni właśnie w modzie, gdzie trendy i wzory zmieniają się niezwykle szybko. To ważny instrument ochrony, często jednak nieznany projektantom.

Należy pamiętać, że aby dochodzić ochrony swoich praw przed naruszeniami – przede wszystkim trzeba wykazać autorstwo projektu, co w razie sporu wcale nie jest takie łatwe. Dlatego warto dobrze dokumentować swoje prace, opatrywać je datami, zachowywać protokoły przekazania projektów, korespondencję mailową itp. U notariusza można natomiast uzyskać poświadczenie daty okazania dokumentów. Będzie to data pewna, dowodząca że w danym dniu projekty już istniały.