Wydzierżawiający stoiska handlowe powinien uważać na sprzedaż podróbek

Trybunał Unii Europejskiej w wyroku z dnia 7 lipca 2016  roku (C‑494/15 ) uznał, że podmiot wydzierżawiający stoiska na targu osobom, które naruszają prawa własności intelektualnej poprzez sprzedaż podróbek produktów markowych jest pośrednikiem i jako taki może zostać zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania naruszania praw przez osobę trzecią. Działaniem takim może być obowiązek wypowiedzenia umowy dzierżawy stoiska podmiotowi handlującemu podróbkami.

Sprawa była rozpoznawana przez sądy czeskie. Producenci i dystrybutorzy towarów markowych, m.in. Tommy Hilfiger Licensing LLC, Lacoste SA i Burberry Ltd pozwali czeską spółkę Delta Centre, która wydzierżawia sprzedawcom stoiska handlowe na praskich halach targowych. Po ustaleniu, że na części stoisk prowadzony jest handel podróbkami, powodowie wystąpili do sądu czeskiego o nakazanie spółce Delta Centre jako wydzierżawiającemu:

  • zaprzestania zawierania lub przedłużania umów dzierżawy stanowisk handlowych z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono (ostateczną decyzją sądu lub organu administracji), że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia znaków towarowych;
  • zaprzestania zawierania lub przedłużania umów dzierżawy, jeśli postanowienia tych umów nie zawierają zobowiązania podmiotu handlującego do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej skarżących ani klauzuli, zgodnie z którą Delta Center może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw;
  • przeproszenia.

Sąd I instancji w Pradze oddalił żądania. Wprawdzie uznał, że Delta Center jest pośrednikiem, którego usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie do naruszania praw własności intelektualnej, to jednak uznał, że nie wystąpiło naruszenie lub ryzyko naruszenia praw skarżących, gdyż dla klientów było oczywiste, że rozpatrywane towary są podróbkami i nie są zatem ani produkowane ani dystrybuowane przez powodów.

Także Sąd II instancji oddalił żądania producentów i dystrybutorów towarów markowych twierdząc, że szeroka wykładnia pojęcia „pośrednika, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” doprowadziłaby do sytuacji absurdalnych – np. uznania, że zaopatrzanie w energię elektryczną czy wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi środek umożliwiający naruszanie praw własności intelektualnej.

Ostatecznie czeski Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi o wykładnię art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Trybunał odpowiedział, że pojęcie pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej obejmuje dzierżawcę hal targowych, który poddzierżawia stanowiska handlowe indywidualnym sprzedawcom, spośród których niektórzy wykorzystują stoiska do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Zgodnie z dyrektywą podmioty uprawnione powinny mieć możliwość wystąpienia o nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, z którego usług korzystała osoba trzecia przy naruszaniu prawa własności przemysłowej, natomiast warunki i procedury odnoszące się do takich nakazów powinny zostać określone przez prawo wewnętrzne każdego z państw Unii Europejskiej. Trybunał uściślił, że warunki i procedury prawa krajowego muszą być skuteczne, odstraszające, słuszne i proporcjonalne. W konsekwencji nie mogą one być też nadmiernie kosztowne ani nie mogą ograniczać handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Nie można również wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do podjęcia środków, które przyczyniają się do uniknięcia wystąpienia dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez tego samego sprzedawcę.

Trybunał uznał zatem, że nakaz może zostać wydany jedynie wtedy gdy zapewnia odpowiednią równowagę między ochroną własności intelektualnej a wolnością handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

Wydawanie rozstrzygnięć w konkretnych sprawach należy do sądów krajowych. Z wyroku Trybunału płyną natomiast zalecenia, aby umowy dzierżawy stoisk handlowych zawierały zobowiązania handlujących do przestrzegania praw własności intelektualnej oraz umożliwiały wydzierżawiającemu wypowiedzenie umów w przypadku stwierdzenia naruszenia tych praw. Choć wydzierżawiający nie ma obowiązku stałego nadzorowania i sprawdzania, czy dzierżawcy nie handlują podróbkami, to w przypadku stwierdzenia takiego faktu (np. z uwagi na zgłoszenie otrzymane od producenta towarów markowych) powinien podjąć skuteczne działania np. wypowiedzieć umowę dzierżawy.

Reklamy

Puma po raz kolejny wygrywa

Puma wygrała sprawę przed Sądem Unii Europejskiej, który w wyroku z 25 lutego 2016 roku (T‑692/14) stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej OHIM, oddalającej odwołanie Pumy odnośnie rejestracji podobnego znaku towarowego.

W 2013 roku pisałam o sprawie unieważnienia przez Pumę praw do wzoru wspólnotowego przedstawiającego domowego kota. Tym razem postępowanie dotyczyło przedstawionego poniżej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które zostało dokonane przez polską spółkę Sinda Poland Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

T-692-14-5

Źródło: Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 25 lutego 2016 r., InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Znak został zgłoszony w klasie 25 dla obuwia i obuwia sportowego. Puma wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego powołując się na prawa do wcześniejszych znaków towarowych (poniżej):

 

T-692-14-6

T-692-14-7

T-692-14-8

Źródło: Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 25 lutego 2016 r., InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw Pumy uznając, że oznaczenia nie są podobne. Do takich samych wniosków doszła Izba Odwoławcza OHIM. Dopiero Sąd dostrzegł podobieństwo pomiędzy znakami i orzekł na korzyść Pumy.

W tej sprawie nie było wątpliwości co do podobieństwa samych towarów (obuwie). Spór sprowadzał się do tego, czy znaki są do siebie podobne na tyle, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia klientów w błąd. Przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Izba Odwoławcza uznała, że obuwie jest towarem codziennego użytku, a zatem właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Klienci tych towarów odznaczają się zatem ogólnie przeciętnym poziomem uwagi, jednakże w zakresie, w jakim towary są artykułami związanymi z modą lub są objęte wyższą kategorią cenową, konsumenci mogą być uważniejsi. Sąd nie zgodził się z Izbą, iż konsumenci nabywający obuwie (w tym z wyższej półki cenowej) są bardziej uważni. Zdaniem Sądu buty są dobrem masowego użytku, a przeciętny konsument nie jest szczególnie uważny przy ich zakupie. Sama zaś cena nie stanowi obiektywnej cechy obuwia, gdyż może ulegać zmianom i zależeć od woli właścicieli kolidujących ze sobą znaków towarowych. Sąd przyjął, że poziom uwagi klientów obuwia jest przeciętny.

Co do podobieństwa obu znaków – w ocenie Izby Odwoławczej OHIM podobieństwo nie występuje, gdyż:

  • Wcześniejsze znaki towarowe przedstawiają zwierzę, które można uznać za żbika lub pumę skaczące w lewo, zgłoszony znak towarowy przedstawia natomiast wymyślone i nieokreślone zwierzę, które skacze w prawo.
  • Zgłoszony znak towarowy wydaje się przedstawiać co najmniej dwa zwierzęta połączone w jedno, które mogą przypominać części różnych zwierząt: ogon wieloryba (lub ryby), nogi kangura czy łani, rogi kozy, nos delfina, oko delfina Risso czy nawet zającowatą sylwetkę.
  • Wizualnie oznaczenia nie są zbieżne w żadnym ze swoich elementów, wcześniejsze znaki towarowe przedstawiają skaczącego żbika/skaczącą pumę, natomiast zgłoszony znak towarowy przedstawia sylwetkę nieustalonego stworzenia.
  • Sporne zwierzęta skaczą w przeciwnych kierunkach.
  • Sylwetka przedstawiona w zgłoszonym znaku towarowym jest bardziej masywna od zgrabniejszego kształtu żbika we wcześniejszych znakach towarowych.

Sąd nie zgodził się z Izbą i przypomniał, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na wywieranym przez znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali, rzadko bowiem ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych i musi w tym względzie polegać na ich niedoskonałym obrazie zachowanym w pamięci.

Przechodząc do konkretów, Sąd uznał, że oba znaki towarowe przedstawiają czarne sylwetki zwierząt w podobnej pozycji skoku z tylnymi łapami dotykającymi ziemi, przednimi łapami wygiętymi pod pyskiem oraz ogonem tworzącym podobny kąt w stosunku do tułowia. Linie grzbietu i brzucha dwóch przedstawionych zwierząt nie są identyczne, lecz wykazują niezaprzeczalne podobieństwa. Tymczasem Izba Odwoławcza pominęła podobieństwa znaków, a opisała tylko różnice. W konsekwencji Izba pominęła wyważenie podobieństw i różnic między oznaczeniami, a zatem nie oparła swojej analizy na całościowym wrażeniu wywieranym przez znaki. Dlatego też Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby.

Ta sprawa jest dobrym przykładem potwierdzającym jak istotne są znaki towarowe i jak silną pozycję zapewniają ich właścicielowi. Pokazuje też, że właściciele wcześniejszych znaków towarowych – zwłaszcza znanych lub renomowanych – są czujni i sprzeciwiają się rejestracji znaków choć trochę podobnych do ich znaku.

Jak wynika z mojej praktyki złudne jest poczucie niektórych podmiotów, że ich działalność jest na tyle mała, że wielki koncern nawet jej nie zauważy. Otóż jest realne ryzyko, że nie tylko zauważy, ale także podejmie wszelkie kroki prawne, aby wyeliminować działania szkodzące jego interesom, na przykład żądając odszkodowania. Takie działania są często elementem kompleksowej polityki firmy i prowadzone są z zasady, także przeciwko małym podmiotom. Warto o tym pamiętać przy kreowaniu i używaniu znaków towarowych.

 

 

 

 

Louis Vuitton przegrał w Sądzie sprawę o znak towarowy szachownicy

Wzór szachownicy – obok monogramów –  jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych oznaczeń Louis Vuitton. Dotąd chroniony był poprzez rejestrację znaków towarowych przedstawiających wzór szachownicy. Wyrokami Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2015 roku (T‑359/12 oraz T‑360/12) znaki towarowe zostały unieważnione.

T-359-12-1

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

T-360-12-1

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Przedstawione powyżej znaki towarowe były zarejestrowane dla towarów z klasy 18 – m.in. bagaże, torby i zestawy podróżne, walizy, kosmetyczki, plecaki, torebki, teczki, tornistry szkolne, portfele, parasolki.

Spółka Nanu‑Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG złożyła wnioski o unieważnienie praw do powyższych znaków towarowych. Wydział Unieważnień wnioski te uwzględnił stwierdzając, że wzór szachownicy jest jednym z najbardziej elementarnych wzorów używanych jako element dekoracyjny. Ponadto sporne znaki towarowe nie odbiegają w sposób znaczący od norm lub zwyczajów branżowych.

Decyzję tę podtrzymała także Izba Odwoławcza uznając, że wzór w szachownicę stanowi podstawowy i przeciętny motyw, na który składają się bardzo proste elementy oraz że motyw ten jest powszechnie używany do celów dekoracyjnych w przypadku różnych towarów, w tym towarów należących do klasy 18.

Louis Vuitton nie udało się obronić rejestracji znaków także w Sądzie Unii Europejskiej.

Strony sporu nie kwestionowały oceny Izby Odwoławczej, iż towary oznaczone spornymi znakami są towarami powszechnego użytku, w związku z czym właściwy krąg odbiorców stanowią przeciętni konsumenci w Unii, których uważa się za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Sąd podzielił także pogląd, że z opisu rozpatrywanych towarów nie wynika, iż chodzi o towary luksusowe czy o towary tak wyszukane lub tak drogie, że właściwy krąg odbiorców mógłby być w odniesieniu do nich szczególnie uważny. Pogląd ten można uznać za kontrowersyjny, nie był jednak kwestionowany przez strony w trakcie postępowania.

Sąd zwrócił uwagę, że sporny znak towarowy jest tworzony przez symetryczny wzór w kwadraty w dwóch zmieniających się na przemian kolorach, który to wzór przyjmuje układ szachownicy. Wewnątrz kwadratów można dostrzec wątkową i łańcuszkową strukturę, która nawiązuje do metody widocznego tkania dwóch przeplatających się nici.

Z jednej strony wzór w szachownicę jest podstawowym i przeciętnym wzorem graficznym. Wzór ten nie zawiera zatem żadnej istotnej zmiany w stosunku do zwykłego przedstawienia szachownicy i odpowiada tradycyjnemu modelowi takiego wzoru. Sporny wzór nie odbiega od normy ani od zwyczajów branżowych, stanowi motyw, który zawsze istniał i był wykorzystywany w branży sztuki dekoracyjnej. Z drugiej strony wątkowy i łańcuszkowy wzór, który zawarto w każdym z kwadratów szachownicy, odpowiada zamierzonemu wizualnemu efektowi przeplatania się dwóch różnych materiałów, bez względu na ich rodzaj (wełna, jedwab, skóra itd.), co jest zatem typowe w wypadku towarów należących do klasy 18. Z graficznego punktu widzenia przedstawienie szachownicy o zmieniających się na przemian kolorach oraz wrażenie przeplatania się nici nie zawierają żadnej istotnej zmiany w stosunku do zwykłego przedstawienia takich towarów, w związku z czym docelowy krąg odbiorców będzie w rzeczywistości postrzegał wyłącznie przeciętny i powszechny wzór.

W tej sprawie istotnym wątkiem mogłoby być ewentualne uzyskanie przez znaki wtórnej zdolności odróżniającej na skutek ich używania. Jednakże w piśmie procesowym Louis Vuitton wyjaśnił, że „nigdy nie twierdził, iż sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania” i „zawsze utrzymywał, iż szachownica jest samoistnie odróżniająca, oraz wyłącznie zwracał uwagę na fakt, iż taki charakter odróżniający został wzmocniony poprzez intensywne używanie przez prawie 15 lat”.

Skoro Sąd uznał, że sporne znaki nie mają charakteru odróżniającego w ogóle (a więc w żadnym z państw Unii), to aby wykazać, że znaki uzyskały wtórną zdolność odróżniającą na skutek ich używania konieczne było przedstawienie dowodów uzyskania charakteru odróżniającego przez znaki w odniesieniu do każdego z państw członkowskich Unii. To Louis Vuitton jako skarżący powinien wykazać uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaków w całej Unii Europejskiej, czego nie uczynił.

Sprawa ta jest jedną z wielu, które dotykają problemów monopolizowania wzorów w modzie. Omawiane wzory szachownicy zostały zarejestrowane nie jako wzory przemysłowe, ale jako znaki towarowe, co teoretycznie mogłoby oznaczać ich wieczną ochronę. Gdyby znaki towarowe nie zostały unieważnione, Louis Vuitton mógłby się sprzeciwiać używaniu znaku szachownicy (identycznego lub podobnego) przez inne podmioty oraz dochodzić od nich roszczeń finansowych.

Prawo autorskie jako nieformalne narzędzie ochrony

Na portalu Fashionbusiness.pl ukazał się mój kolejny artykuł z serii dotyczącej ochrony własności intelektualnej w branży mody.

W artykule omawiam możliwości ochrony wzornictwa na podstawie prawa autorskiego. Uzyskanie takiej ochrony nie wymaga dopełniania formalności ani ponoszenia opłat. Odformalizowanie i automatyzm z jednej strony są istotną zaletą, z drugiej jednak mogą powodować niepewność w konkretnych przypadkach.

Zapraszam do lektury.

Szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII

Zapraszam na szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII organizowane przez Kancelarię, którą współtworzę. Na szkoleniu przybliżymy kwestie praktyczne dotyczące prawa autorskiego i prawa do wizerunku w branży fotograficznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kancelarii.

2015.02.17 Plakat