Licencja na znak towarowy

Umowy licencyjne należą do umów często zawieranych w branży mody, zwłaszcza jeśli chodzi o licencje na znak towarowy. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając umowę licencyjną. Licencja dotyczyć może także wspólnotowego znaku towarowego.

Licencja może obejmować zarówno wszystkie towary lub usługi objęte rejestracją, lub tylko niektóre z tych. Może obejmować całe terytorium państwa lub kilku państw czy część takiego terytorium. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

Często strony postanawiają w umowie, że licencja ma charakter wyłączny. Może to prowadzić i niejednokrotnie prowadzi do sporów dotyczących rozumienia pojęcia „wyłączności”. Niewątpliwie wyłączny charakter licencji oznacza, że licencjodawca nie może udzielić licencji innemu licencjobiorcy w zakresie w jakim udzielił już licencji wyłącznej, ale czy sam – pomimo udzielenia licencji wyłącznej – może nadal używać znaku towarowego? Brak jest jednoznacznej regulacji ustawowej w tym zakresie. Większość komentatorów skłania się ku interpretacji, że licencja wyłączna wyłącza od korzystania ze znaku nie tylko innych licencjobiorców, ale też licencjodawcę. Aby uniknąć sporów na tym tle warto formułować postanowienia umowy licencyjnej w sposób niepozostawiający wątpliwości, co strony rozumieją przez „wyłączność” licencji.

Wyłączność licencji może być określona terytorialnie lub przedmiotowo. Na przykład licencjobiorca może uzyskać wyłączne prawo korzystania ze wspólnotowego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, a niewyłączne na terytorium Polski. Licencjobiorca może uzyskać wyłączne prawo do używania znaku w odniesieniu do akcesoriów, a niewyłączne w odniesieniu do odzieży.

Licencjobiorca może udzielić dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą uprawnionego i tylko w zakresie posiadanego upoważnienia licencyjnego. Inaczej niż w prawie autorskim, udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone – sublicencjobiorca nie może udzielić dalszej licencji.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru znaków towarowych. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia znaku towarowego, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej.

Na ogół umowy licencyjne regulują kwestie związane z dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Postanowienia takie często zawierają regulację zobowiązującą licencjobiorcę do zawiadamiania licencjodawcy o każdym przypadku naruszenia praw do znaku, przypadku nieuczciwej konkurencji czy wszczęciu postępowania sądowego. Licencjobiorca zobowiązuje się także często do wspierania licencjodawcy w toku procesu, w szczególności pozyskiwanie dowodów w sprawie.

Negocjując umowę licencyjną należy brać pod uwagę wiele różnych czynników i okoliczności, trzeba też rozważyć skutki ekonomiczne i prawne poszczególnych postanowień umowy. Warto przy tym pamiętać, że poszczególne postanowienia umowy licencyjnej mogą być korzystne dla licencjodawcy, lecz nie do zaakceptowania dla licencjobiorcy, lub odwrotnie. Co istotne, często licencja na znak towarowy jest jedynie jednym z elementów umowy np. umowy o współpracy, umowy franchisingu. Często zachodzi potrzeba uwzględnienia w umowie także regulacji Prawa autorskiego, gdy znak towarowy jest jednocześnie utworem.