Kot domowy czy dzika puma, czyli o całościowym wrażeniu wywieranym przez wzory

Jedną z przesłanek ochrony wzoru (wspólnotowego czy krajowego wzoru przemysłowego) jest – obok nowości – indywidualny charakter. Kiedy wzór posiada indywidualny charakter? Jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje ten wzór na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie wcześniej, czyli:

  • przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji lub,
  • przed datą pierwszeństwa, jeśli je zastrzeżono.

Tyle teorii. Jako jej ilustrację przytoczę wyrok Sądu z 7 listopada 2013 roku w sprawie T‑666/11, dotyczącej wzoru domowego kota oraz powszechnie znanego dzikiego kota – pumy.

Jak wygląda puma (stanowiąca znak towarowy spółki Puma SE) – każdy wie. Dla celów porównawczych umieszczam jednak zdjęcie.

 puma

Znak towarowy nr 369072

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Natomiast zarejestrowany wzór wspólnotowy, który został zakwestionowany przez Pumę przedstawia się następująco:

 wzór wspólnotowy

Wzór wspólnotowy nr 697016‑0001

Źródło: InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Często spotykam się z pytaniami, „dlaczego dany wzór (np. element odzieży) został zarejestrowany, skoro nie stanowi niczego nowego, to już w modzie było”. Nierzadko są bowiem rejestrowane wzory, które nie są ani nowe ani nie mają indywidualnego charakteru. Wspominałam, że dzieje się tak dlatego, ponieważ Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w ogóle nie bada tych przesłanek. Dopiero zainteresowani (np. uprawnieni do wcześniejszych wzorów lub konkurenci) którzy uważają, że wzór nie powinien zostać zarejestrowany, mogą doprowadzić do jego unieważnienia.

W tej sprawie, o unieważnienie wzoru wspólnotowego wystąpiła Puma, powołując się na jej wcześniejsze znaki towarowe. Puma twierdziła, że zarejestrowany wzór wspólnotowy:

  • nie ma cechy nowości
  • nie ma indywidualnego charakteru
  • zostało w nim użyte oznaczenie odróżniające należące do Pumy (tj. znak towarowy)

Wzór został unieważniony na jednej podstawie – z powodu braku indywidualnego charakteru. Warto podkreślić, że wcześniejsze ujawnienie wzoru nie jest tożsame z posiadaniem przez inną osobę praw do wcześniejszego wzoru przemysłowego. Puma nie powoływała się bowiem na wcześniejsze wzory przemysłowe, tylko na znaki towarowe, w których został ujawniony wzór w postaci pumy.

Za publiczne udostępnienie wzoru rozumie się:

  • opublikowanie po zarejestrowaniu lub opublikowanie w inny sposób,
  • wystawienie,
  • wykorzystanie w handlu,
  • ujawnienie w inny sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej.

W tej sprawie międzynarodowa rejestracja w charakterze znaku towarowego wzoru pumy stanowi dowód publicznego udostępnienia tego wzoru w powyższym rozumieniu. Ponieważ to publiczne udostępnienie nastąpiło w 1970 roku, wspomniany wzór pumy zawarty w znaku towarowym jest oczywiście wcześniejszy niż zakwestionowany wzór, zgłoszony w 2007 roku. To samo odnosi się do późniejszych wzorów pumy, udostępnionych publicznie przed datą dokonania zgłoszenia zakwestionowanego wzoru domowego kota.

Zarówno Izba Odwoławcza jak i Sąd uznały, że wzór wspólnotowy nie posiada indywidualnego charakteru.

Przeprowadziły przy tym szczegółową analizę przedstawionych kotów (domowego i dzikiego) oraz ich ruchu (a mianowicie, czy kot jest w fazie skoku czy spadania)…

Stanowisko Izby Odwoławczej OHIM:

„Izba Odwoławcza uznała, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór nie odbiega od wrażenia wywieranego przez wcześniejszy wzór, zważywszy na liczne wspólne tym wzorom aspekty: oba przedstawiają zwierzę z rodziny kotowatych, które znajduje się w fazie skoku i jest skierowane w lewą stronę, jego ogon jest odchylony ku górze, a ponadto zwierzę to jest przedstawione w jasnym kolorze na ciemnym tle. Wobec tego, że różnice dotyczą wyłącznie niewielkich detali, takich jak pysk, łapy, uszy czy ogon, były one w ocenie Izby Odwoławczej nieznaczne i nie wpływały na całościowe wrażenie, które było identyczne z tym wywieranym przez wcześniejszy wzór.”

Stanowisko Skarżącej:

Skarżąca utrzymywała, że „zakwestionowany wzór przedstawia „kota domowego w fazie lądowania na przysłowiowe cztery łapy”, nie zaś dziką pumę w fazie wyskoku, jak ma to miejsce w znakach towarowych interwenienta. Pozostałe różnice między kotem w fazie lądowania a pumą w fazie wyskoku dotyczą ułożenia uszu (sterczące, a nie przylegające do głowy), widoku przednich i tylnych łap (dwie łapy, a nie tylko jedna) i ruchów ogona (ogon uniesiony, a nie opadający), ponieważ w zakwestionowanym wzorze fazę lądowania podkreśla uniesiony ogon, którym kot domowy podczas lądowania asekuruje ewentualny upadek i steruje lotem ciała. Jeśli wziąć pod uwagę odmienne sylwetki dwóch zwierząt z rodziny kotowatych, zakwestionowany wzór posiada indywidualny charakter.”

Stanowisko Sądu:

Zdaniem Sądu „co się tyczy, po pierwsze, twierdzenia, zgodnie z którym zakwestionowany wzór przedstawia kota domowego, a nie dziką pumę, należy stwierdzić, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór, niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia z kotem domowym, czy z dziką pumą, obejmuje w każdym razie zwierzę z rodziny kotowatych. Wynika to w szczególności ze szczupłej i elastycznej sylwetki oraz z drapieżnej dynamiki przedstawionego w tym wzorze zwierzęcia. A zatem Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że całościowe wrażenie wywierane przez zakwestionowany wzór i wrażenie wywoływane przez wzór wcześniejszy obejmowało zwierzę z rodziny kotowatych. W tym względzie należy uściślić, że z punktu widzenia oceny indywidualnego charakteru dominującym kryterium jest nie klasyfikacja filogenetyczna czy taksonomia biologiczna przedstawionych zwierząt, lecz całościowe wrażenie wywierane przez porównywane wzory na poinformowanym użytkowniku.

Co się tyczy, po drugie, twierdzenia, zgodnie z którym zakwestionowany wzór przedstawia zwierzę z rodziny kotowatych spadające na cztery łapy, a nie w fazie wyskoku, jak to ma miejsce w przypadku wcześniejszego wzoru, należy stwierdzić, że takiego wniosku w żaden sposób nie można wysnuć z zakwestionowanego wzoru. W istocie zwierzę z rodziny kotowatych w pozycji lądowania dotykałoby ziemi w pierwszej kolejności przednimi, a nie tylnymi łapami. Tymczasem w zakwestionowanym wzorze bliżej ziemi pozostają tylne łapy. W rezultacie należy uznać, że kotowate w obu porównywanych wzorach znajdują się w tej samej pozycji skoku lub wyskoku.

Jeżeli chodzi, po trzecie, o twierdzenie, zgodnie z którym porównywane wzory wykazują różnice w zakresie uszu, łap i ogona przedstawionego zwierzęcia, należy zauważyć, że Izba Odwoławcza nie pominęła tych różnic w swej ocenie, a jedynie uznała, iż dotyczą one nieistotnych detali niemających wpływu na całościowe wrażenie wywierane przez oba porównywane wzory. W tym względzie, biorąc pod uwagę bardzo wysoki, niezakwestionowany przez skarżącą stopień swobody twórcy logotypów, należy stwierdzić, że wskazywane różnice między zakwestionowanym wzorem a wzorem wcześniejszym, nawet jeśli są dostrzegalne dla poinformowanego użytkownika logotypów, nie są wystarczająco uwydatnione, by podważyć całościową ocenę podobieństwa dokonaną przez Izbę Odwoławczą. […] Zakwestionowany wzór nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia niż wzór wcześniejszy”.

Sąd zwrócił też uwagę na ważne kwestie: „że porównanie całościowego wrażenia wywieranego przez wzory musi stanowić syntezę i nie może ograniczać się do analitycznego porównania wykazu podobieństw i różnic. Ponadto przy dokonywaniu oceny indywidualnego charakteru wzoru na tle ogółu istniejących wcześniej wzorów należy wziąć pod uwagę:

  • charakter produktu, w którym wzór jest zastosowany lub zawarty, a w szczególności sektor przemysłu, do którego należy,
  • stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
  • ewentualne nasycenie stanu sztuki wzorniczej, które może sprawić, że poinformowany użytkownik będzie bardziej wrażliwy na różnice między porównywanymi wzorami,
  • a także sposób, w jaki produkt jest używany, zwłaszcza z punktu widzenia manipulacji, jakim zwykle wówczas podlega.

Wreszcie przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru należy także uwzględnić punkt widzenia poinformowanego użytkownika. Pojęcie poinformowanego użytkownika, stanowiące fikcję prawną osoby będącej punktem odniesienia, winno być rozumiane, zgodnie z orzecznictwem, jako pojęcie pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta ‒ od którego to konsumenta nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który, na ogół biorąc, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków ‒ a pojęciem znawcy w danej dziedzinie, oznaczającym eksperta, który posiada pogłębioną wiedzę techniczną i wykazuje bardzo wysoki poziom uwagi przy dokonywaniu bezpośredniego porównania.”

Ta sprawa pokazuje, że choć łatwo jest uzyskać rejestrację wzoru wspólnotowego, to jeżeli jednak wzór taki nie jest w istocie nowy lub nie ma indywidualnego charakteru – może zostać unieważniony.

Reklamy

Ocena podobieństwa słownych znaków towarowych na przykładzie nazw perfum

Nazwa perfum może być chroniona znakiem towarowym. W dniu 3 września 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki o sygn. akt II GSK 730/12 oraz II GSK 912/12, dotyczące podobieństwa nazw perfum: COOL RIVER do COOL WATER oraz SILVER SHOW do SILVER SHADOW. Uprawniony do znaków COOL WATER oraz SILVER SHADOW wniósł o unieważnienie prawa ochronnego na znaki towarowe COOL RIVER oraz SILVER SHOW. Urząd Patentowy nie dopatrzył się podobieństwa pomiędzy powyższymi znakami. W konsekwencji uprawniony złożył skargi do WSA, a następnie skargi kasacyjne do NSA. Ostatecznie NSA rozstrzygnął na niekorzyść skarżącego. Treść wyroków wydanych w powyższych sprawach wraz z uzasadnieniami dostępna jest na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W praktyce spotykam się z pytaniami o opinię na temat podobieństwa znaków – „czy mój znak jest podobny do znaku konkurencyjnej firmy?” lub „czy mam szanse na unieważnienie znaku z uwagi na jego podobieństwo do znaku mojej firmy?”

Każda taka sytuacja wymaga indywidualnej oceny, nie wspominając o tym, że Urząd Patentowy, a następnie sąd może tej oceny nie podzielić. Znajomość orzecznictwa pozwala jednak uzmysłowić sobie, na co organ lub sąd zwracają uwagę badając podobieństwo znaków, a także które znaki zostały w konkretnym przypadku uznane za podobne, a które nie.

Zdaniem uprawnionego do znaków COOL WATER i SILVER SHADOW znaki COOL RIVER oraz SILVER SHOW są naśladownictwem jego renomowanych znaków, a podobieństwo znaków może sugerować klientom pochodzenie perfum od tego samego przedsiębiorcy albo że przedsiębiorców łączą jakieś związki prawne, organizacyjne lub finansowe. Ponadto uprawniony argumentował, że znaki COOL RIVER i SILVER SHOW zostały zgłoszone do ochrony w złej wierze, ponieważ zgłaszający wiedział o wcześniejszych znakach COOL WATER oraz SILVER SHADOW. Zdaniem uprawnionego niezbitym dowodem wykorzystania renomy jego znaków COOL WATER i SILVER SHADOW i zgłoszenia znaków COOL RIVER i SILVER SHOW w złej wierze jest sprzedaż przez zgłaszającego perfum w opakowaniach niemal identycznych jak opakowania uprawnionego.

Najpierw porównanie towarów, potem znaków

Zasadą przy ocenie podobieństwa znaków towarowych jest porównywanie najpierw podobieństwa samych towarów, które mają być oznaczane znakiem towarowym. Następnie dopiero porównuje się same znaki.

Czy znak COOL RIVER jest podobny do znaku COOL WATER, a znak SILVER SHOW do znaku SILVER SHADOW?

W ocenie Urzędu Patentowego, następnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego – przeciwstawione powyżej znaki nie są do siebie podobne.

WSA podzielił pogląd Urzędu Patentowego, że w warstwie fonetycznej wyrażenia te są wyraźnie niepodobne. Słowo WATER (odczytywane jako „water” lub z angielska „łoter”) nie jest podobne w brzmieniu do wyrażenia RIVER, które w języku polskim i angielskim ma to samo brzmienie. Zdaniem WSA, organ administracji trafnie również uznał, że oba wyrażenia są niepodobne także w warstwie wizualnej, bowiem słowa „Water” i „River” składają się z pięciu liter, z których podobne są jedynie dwie ostatnie, a poprzedzające je trzy litery wyraźnie się różnią. Podobnie prawidłowe było uznanie braku podobieństwa elementów znaków (Water i River) w warstwie znaczeniowej, skoro oba wyrażenia dla odbiorcy nie znającego języka angielskiego będą określeniami fantazyjnymi, zaś dla znającego ten język słowo „Water” będzie znaczyło wodę, a „River” – rzekę, przy czym dla tych odbiorców połączenie obu słów ze słowem „Cool” będzie oznaczało również co innego – chłodną wodę i chłodną rzekę.

NSA uznał, że ocena podobieństwa znaków została przeprowadzona prawidłowo na wszystkich płaszczyznach postrzegania znaku – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, co doprowadziło w konsekwencji do stwierdzenia, że znaki te różnią się w każdej ze wskazanych warstw. W szczególności organ poczynił prawidłowe ustalenia dotyczące tzw. elementu dominującego i odróżniającego w porównywanych znakach. Element słowny COOL posiada znikomą zdolność odróżniającą, gdyż jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych, w tym dla oznaczania towarów w klasie 3. Natomiast elementy słowne WATER i RIVER, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, różnią się w każdej ze wskazanych wyżej warstw. Do oceny podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia. Analiza całości postaci znaków pozwoliła na stwierdzenie, że w swoim całokształcie przeciwstawione znaki wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach towarów, do oznaczania których są przeznaczone. Zatem przeciwstawione oznaczenia różnią się między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców. NSA podzielił ocenę WSA w Warszawie, że ze względu na brak podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym przeciwstawionych znaków nie istnieje realne niebezpieczeństwo, że odbiorca może błędnie uznać sporny znak za odmianę któregoś z wcześniej zarejestrowanych oznaczeń, pochodzącą od tego samego producenta lub też mylnie przyjmie, że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne przedsiębiorstwa.

Podobna argumentacja znalazła się w sprawie dotyczącej znaków SILVER SHADOW i SILVER SHOW.

WSA podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że sporny znak i znaki przeciwstawione są do siebie podobne (choćby ze względu na występujący w nich wspólny element SILVER), jednakże nie jest to podobieństwo konfuzyjne. WSA stwierdził, że z punktu widzenia wizualnego pierwsze słowo spornego i przeciwstawionego oznaczenia („SILVER”) jest jednakowe. Natomiast drugie słowa „SHADOW” i „SHOW” mają elementy wspólne, gdyż zaczynają się i kończą identycznie, przy czym słowo „SHOW” zawarte w spornym oznaczeniu jest słowem krótszym niż „SHADOW” i w całości się w nim zawiera. Z kolei w warstwie fonetycznej oba słowa odznaczają się silnym brzmieniem początku „SH” (czytanego [sz]) i składają się z różnej liczby sylab. Słowa te różnią się w warstwie znaczeniowej („srebrny cień”, „srebrny pokaz/widowisko”).

Zdaniem WSA, z uwagi na to, że oznaczenie sporne i przeciwstawione wykazuje kilka podobieństw, ale także różnic, to stopień podobieństwa zależy od tego czy wspólny element „SILVER” jest elementem odróżniającym i dominującym. W tym zakresie WSA podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że elementem wiodącym jest drugie ze słów, zaś „SILVER” jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych na różne podmioty, w tym do oznaczenia towarów z klasy 3. Słowo „SILVER” można zatem uznać za powszechnie wykorzystywane oraz rozpowszechnione i z tego powodu konsument nie będzie myślał, że wszyscy właściciele znaków zarejestrowanych dla klasy 3, zawierających to słowo, są powiązani gospodarczo. Zdaniem WSA, nawet jeżeli założyć, że słowo „SHADOW” i słowo „SHOW” nie stanowią dominujących elementów oznaczeń, ale że oddziaływają w ten sam sposób co słowo „SILVER” – to wykazane różnice między omawianymi znakami wystarczają do odrzucenia tezy o podobieństwie spornego i przeciwstawionych oznaczeń.

NSA uznał, że element słowny SILVER posiada znikomą zdolność odróżniającą, gdyż jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych, w tym dla oznaczania towarów w klasie 3. Natomiast elementy słowne SHADOW i SHOW, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, różnią się w każdej ze wskazanych wyżej warstw. Do oceny podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie ma kryterium ogólnego wrażenia. Analiza całości postaci znaków pozwoliła na stwierdzenie, że w swoim całokształcie przeciwstawione znaki wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach towarów, do oznaczania których są przeznaczone. Zatem przeciwstawione oznaczenia różnią się między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców.

Wykorzystanie cudzej renomy i zła wiara

W obu powyższych sprawach Sądy uznały, że posługiwanie się w obrocie opakowaniem łudząco podobnym do opakowania używanego przez uprawnionego do znaków COOL WATER oraz SILVER SHADOW może jedynie stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi. Z samego faktu późniejszego ewentualnego nieuczciwego zachowania uprawnionego z tytułu spornego prawa (tu uprawnionego do znaków COOL RIVER i SILVER SHOW) nie można wnioskować, że w dacie ubiegania się o rejestrację spornego znaku działał on w złej wierze. Takie późniejsze działania mogą budzić wątpliwości co do zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, natomiast nie oznaczają złej wiary zgłaszającego w momencie składania wniosku o rejestrację znaku.

Zdaniem WSA, brak podobieństwa między znakami czynił zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem „warunkiem wstępnym” przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada. W ocenie Sądu pierwszej instancji, o złej wierze uprawnionego podczas dokonywania zgłoszenia znaku nie świadczy powoływanie się przez skarżącą na to, jak uprawniony posługuje się znakiem w stosunku do swoich produktów. Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko Urzędu Patentowego, że to, jak M. A. nakłada swój znak słowny na swoje towary i jakich opakowań dla tych towarów używa, nie może stanowić podstawy dla zasadności zarzutu zgłoszenia znaku w złej wierze. W tej kwestii skarżąca może zwrócić się do sądu powszechnego o zaniechanie przez uprawnionego zachowań, które uważa za szkodliwe dla działalności spółki.

Zdaniem NSA kryterium decydującym, świadczącym o złej lub dobrej wierze uprawnionego, jest całokształt okoliczności dotyczący stanu świadomości uprawnionego w dacie zgłoszenia spornego znaku. Tylko zła wiara istniejąca w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji jest podstawą do jego unieważnienia, bowiem tylko wtedy można mówić o istnieniu negatywnej przestanki rejestracyjnej. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. O złej wierze można mówić także wtedy, gdy zgłoszenie znaku nastąpiło w celach spekulacyjnych bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak.